Quando Amazon è responsabile per le violazioni dei marchi sul Marketplace?

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Riassunto – Cosa può fare il titolare (o licenziatario) di un marchio se un terzo non autorizzato rivende su una piattaforma online i prodotti con il suo marchio? La questione è stata analizzata nella sentenza C‑567/18 del 2 aprile 2020, in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che le piattaforme che forniscono il servizio di deposito di prodotti (Amazon Marketplace, nel caso di specie) che violano un diritto di proprietà intellettuale non sono responsabili per la violazione di tale diritto, salvo mettano in commercio i prodotti per conto proprio o siano a conoscenza della violazione. Al contrario, sono direttamente responsabili le piattaforme (come Amazon Retail) che partecipano alla distribuzione o rivendono direttamente i prodotti.


Coty – azienda che distribuisce profumi ed è titolare di una licenza europea sul marchio “Davidoff” – rilevava che sul Marketplace di Amazon dei venditori terzi offrivano in vendita dei profumi recanti il marchio “Davidoff Hot Water”, immessi in commercio nell’Unione Europea senza il suo consenso.

Dopo aver raggiunto un accordo con uno dei venditori, Coty agiva giudizialmente al fine di intimare ad Amazon di astenersi dallo stoccare o spedire tali profumi, a meno che gli stessi non fossero stati immessi in commercio nell’Unione con il suo consenso. Sia il tribunale di primo grado, che la Corte d’Appello successivamente adita respingevano l’azione proposta da Coty, che proponeva ricorso per cassazione (“Revision”), a seguito del quale la questione veniva rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Cos’è il Principio di esaurimento del Marchio

Il principio di esaurimento comunitario è un principio previsto dal diritto dell’Unione Europea, secondo il quale, una volta messo in commercio un bene nel territorio dell’Unione Europea, il titolare del diritto di proprietà industriale su quel bene specifico non può più limitarne l’uso da parte di terzi.

Questo principio ha efficacia soltanto se l’immissione del bene (il riferimento è al singolo prodotto) sul mercato viene effettuata direttamente dal titolare del diritto, o con il suo consenso (per esempio tramite un operatore che ne detiene una licenza).

Al contrario, se il bene viene immesso sul mercato da soggetti terzi senza il consenso del titolare, quest’ultimo potrà – esercitando i diritti di privativa sul marchio stabiliti dall’art. 9, par. 3 del Regolamento UE 2017/1001 – vietare l’uso del marchio per l’immissione in commercio dei prodotti.

Siccome i profumi in questione erano stati immessi sul mercato senza il consenso di Coty, questa poteva legittimamente impedire al venditore terzo di usare il marchio “Davidoff” per la loro commercializzazione. Con l’azione giudiziaria proposta dinanzi alle corti tedesche e sfociata nella pronuncia della Corte di Giustizia UE, Coty ha cercato di far valere questo suo diritto anche nei confronti di Amazon, considerandola anch’essa utilizzatrice del marchio e, pertanto, responsabile della violazione.

Il ruolo di Amazon

La soluzione del caso ruota attorno al ruolo di Amazon.

La piattaforma, seppur fornisca agli utenti un motore di ricerca unico, ospita al suo interno due canali di vendita, profondamente diversi. Amazon Retail è il canale attraverso cui il cliente conclude gli acquisti direttamente con la società Amazon, la quale opera come rivenditrice dei prodotti previamente acquistati dai fornitori terzi.

Su Amazon Marketplace, invece, vengono esposti prodotti di venditori terzi, che vengono acquistati dal cliente finale attraverso un contratto stipulato direttamente con il venditore, sul quale Amazon prende una percentuale a titolo di commissione, mentre il venditore si assume la responsabilità della vendita e gestisce in autonomia i prezzi dei prodotti.

Secondo i due giudici di merito tedeschi che hanno rigettato in prima e seconda istanza le richieste di Coty, Amazon Marketplace svolge essenzialmente la funzione di depositario, che non fornisce alcuna assistenza all’offerta di vendita, alla vendita e all’immissione in commercio dei prodotti che ha in deposito.

Coty, al contrario, sostiene che Amazon Marketplace, offrendo svariati servizi nell’ambito dell’immissione in commercio dei prodotti (tra cui: comunicazione con i potenziali clienti ai fini della vendita dei prodotti; fornitura della piattaforma attraverso la quale viene concluso il contratto di vendita e promozione continuativa dei prodotti, sia sul proprio sito web, sia mediante annunci pubblicitari nel motore di ricerca Google), possa essere considerata come “utilizzatrice” del marchio, ai sensi dell’art. 9, par. 3 del Regolamento UE 2017/1001.

La decisione della Corte di Giustizia UE

Nelle conclusioni depositate nel novembre 2019, l’Avvocato Generale Campos Sanchez-Bordona aveva suggerito alla Corte di distinguere tra i meri depositari dei beni, da considerare come non “utilizzatori” del marchio ai fini del Regolamento 2017/1001; e i soggetti che – oltre a fornire il servizio di deposito –partecipano attivamente alla distribuzione dei prodotti. Questi ultimi, alla luce dell’art. 9, par. 3, lett. b) del Regolamento 2017/1001, dovrebbero essere considerati come “utilizzatori” del marchio, e pertanto direttamente responsabili in caso di violazioni.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), però, nel sottoporre il quesito alla CGUE si era già parzialmente dato la risposta, definendo Amazon Marketplace come un soggetto che si limita “al magazzinaggio dei prodotti di cui trattasi, senza averli offerti in vendita o averli immessi in commercio”, entrambe operazioni svolte unicamente dal venditore.

La Corte di Giustizia UE ha deciso sulla base di alcuni propri precedenti, in cui aveva già affermato che:

  • il concetto di “utilizzo” implica, quanto meno, l’uso del segno nell’ambito della comunicazione commerciale. Un soggetto, quindi, può permettere ai propri clienti di fare uso del marchio, senza essere configurato esso stesso “utilizzatore” (v. Google vs Louis Vuitton, da C‑236/08 a C‑238/08, punto 56).
  • Con riferimento alle piattaforme di commercio on-line, l’uso del segno identico o simile a un marchio viene posto in essere dai clienti-venditori, e non dal gestore della piattaforma (v. L’Oréal vs eBay, C‑324/09, punto 103).
  • Il prestatore di servizi che esegue semplicemente una parte tecnica del processo di produzione del prodotto finale, non può essere qualificato come “utilizzatore” di eventuali segni presenti sui prodotti finali (v. Frisdranken vs Red Bull, C‑119/10, punto 30. Frisdranken era un’impresa la cui attività principale consisteva nel riempimento di lattine, fornite da un terzo, già provviste di segni simili a marchi registrati).

Sulla scorta di questi precedenti e della qualifica di Amazon Marketplace fornita dal giudice del rinvio, la Corte ha sancito che un soggetto che tenga in deposito per conto di un terzo dei prodotti che violano un diritto di marchio, se non è a conoscenza di tale violazione e non li mette in offre in vendita né li immette in commercio, non sta facendo uso del segno e, pertanto, non è responsabile nei confronti del titolare dei diritti su quel marchio.

Conclusioni

Dopo che in passato Coty era stata protagonista di una sentenza storica in materia (C-230/16 – qui il commento), in questo caso la decisione della Corte di Giustizia UE ha confermato lo status quo, lasciando però aperta la porta ad un cambiamento in un futuro prossimo.

Alcune impressioni sulla sentenza, prima di passare ad alcuni consigli pratici:

  • La CGUE non ha definito in termini positivi i criteri per valutare se una piattaforma online svolga attività sufficiente per essere considerata utilizzatrice del segno (e quindi responsabile per l’eventuale violazione del marchio registrato). La ragione di questa scelta, probabilmente, sta nella circostanza che i criteri dettati avrebbero potuto essere applicati (a ben vedere anche contro le diverse società del gruppo Amazon) a macchia di leopardo dai diversi giudici nazionali degli Stati Membri, pregiudicando l’applicazione uniforme del diritto europeo.
  • Un’eventuale pronuncia in senso opposto della CGUE avrebbe avuto un impatto dirompente non solo sul Marketplace di Amazon, ma su tutti gli operatori online, perché li avrebbe resi direttamente responsabili delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale posti in essere da soggetti terzi.
  • Nel caso in cui i prodotti oggetto della sentenza fossero stati venduti attraverso Amazon Retail, non vi sarebbe stato alcun dubbio sulla responsabilità di Amazon: attraverso questo canale, infatti, le vendite sono concluse direttamente tra Amazon e il cliente finale, a differenza di quanto avviene attraverso Amazon Marketplace.
  • La Corte non ha valutato se: (i) Amazon potesse essere considerata indirettamente responsabile ai sensi dell’ art. 14, paragrafo 1, della Direttiva UE 2000/31, in quanto «host» che – pur essendo al corrente dell’attività illecita – non l’ha impedita; (ii) ai sensi dell’articolo 11, della Direttiva UE 2004/48, Coty avrebbe potuto agire nei suoi confronti, in quanto intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale. Non è quindi da escludere che Amazon possa essere ritenuta (indirettamente) responsabile per le violazioni commesse,anche sul Marketplace: questo aspetto dovrà essere approfondito caso per caso.

Consigli pratici

Cosa può fare il titolare (o licenziatario) di un marchio che trovi su una piattaforma online prodotti a proprio marchio rivenduti da terzi non autorizzati?

  1. Raccogliere quante più prove possibili della violazione in atto: la dimostrazione della violazione è uno degli aspetti più problematici dei giudizi di aventi ad oggetto la violazione di diritti di proprietà industriale.
  2. Rivolgersi ad un legale esperto in materia per inviare una diffida al venditore non autorizzato, chiedendo la rimozione dei prodotti dalla piattaforma e il risarcimento dei danni subiti.
  3. In caso di mancata rimozione dei prodotti dal marketplace, potrà valutare – sempre affidandosi ad un legale – la migliore forma per avanzare le medesime richieste anche in via giudiziale.
  4. Nonostante alla luce della pronuncia appena vista la piattaforma online (a meno che non svolga un ruolo attivo nella rivendita dei beni) continui a non essere direttamente responsabile, si suggerisce di valutare l’invio della diffida anche alla piattaforma, per aumentare la pressione sul venditore non autorizzato.
  5. L’invio della diffida anche alla piattaforma online potrà servire anche per sostenere – specialmente in caso di reiterazione della violazione – una sua responsabilità indiretta per omissione nella vigilanza che, come visto al punto 4) del precedente elenco, non è stata esclusa dalla Corte di Giustizia UE.
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Giuliano Stasio
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