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USA
MetaBirkins NFT found to infringe Hermes trademark
22 Marzo 2023
- Proprietà industriale e intellettuale
Summary
Artist Mason Rothschild created a collection of digital images named “MetaBirkins”, each of which depicted a unique image of a blurry faux-fur covered the iconic Hermès bags, and sold them via NFT without any (license) agreement with the French Maison. HERMES brought its trademark action against Rothschild on January 14, 2022.
A Manhattan federal jury of nine persons returned after the trial a verdict stating that Mason Rothschild’s sale of the NFT violated the HERMES’ rights and committed trademark infringement, trademark dilution, and cybersquatting (through the use of the domain name “www.metabirkins.com”) because the US First Amendment protection could not apply in this case and awarded HERMES the following damages: 110.000 US$ as net profit earned by Mason Rothschild and 23.000 US$ because of cybersquatting.
The sale of approx. 100 METABIRKIN NFTs occurred after a broad marketing campaign done by Mason Rothschild on social media.
Rothschild’s defense was that digital images linked to NFT “constitute a form of artistic expression” i.e. a work of art protected under the First Amendment and similar to Andy Wahrhol’s paintings of Campbell’s soup cans. The aim of the defense was to have the “Rogers” legal test (so-called after the case Rogers vs Grimaldi) applied, according to which artists are entitled to use trademarks without permission as long as the work has an artistic value and is not misleading the consumers.
NFTs are digital record (a sort of “digital deed”) of ownership typically recorded in a publicly accessible ledger known as blockchain. Rothschild also commissioned computer engineers to operationalize a “smart contract” for each of the NFTs. A smart contract refers to a computer code that is also stored in the blockchain and that determines the name of each of the NFTs, constrains how they can be sold and transferred, and controls which digital files are associated with each of the NFTs.
The smart contract and the NFT can be owned by two unrelated persons or entities, like in the case here, where Rothschild maintained the ownership of the smart contract but sold the NFT.
“Individuals do not purchase NFTs to own a “digital deed” divorced to any other asset: they buy them precisely so that they can exclusively own the content associated with the NFT” (in this case the digital images of the MetaBirkin”), we can read in the Opinion and Order. The relevant consumers did not distinguish the NFTs offered by Rothschild from the underlying MetaBirkin image associated to the NFT.
The question was whether or not there was a genuine artistic expression or rather an unlawful intent to cash in on an exclusive valuable brand name like HERMES.
Mason Rothschild’s appeal to artistic freedom was not considered grounded since it came out that Rothschild was pursuing a commercial rather than an artistic end, further linking himself to other famous brands: Rothschild remarked that “MetaBirkins NFTs might be the next blue chip”. Insisting that he “was sitting on a gold mine” and referring to himself as “marketing king”, Rothschild “also discussed with his associates further potential future digital projects centered on luxury projects such watch NFTs called “MetaPateks” and linked to the famous Swiss luxury watches Patek Philippe.
TAKE AWAY: This is the first US decision on NFT and IP protection for trademarks.
The debate (i) between the protection of the artistic work and the protection of the trademark or other industrial property rights or (ii) between traditional artistic work and subsequent digital reinterpretation by a third party other than the original author, will lead to other decisions (in Italy, we recall the injunction order issued on 20-7-2022 by the Court of Rome in favour of the Juventus football team against the company Blockeras, producer of NFT associated with collectible digital figurines depicting the footballer Bobo Vieri, without Juventus’ licence or authorisation). This seems to be a similar phenomenon to that which gave rise some 15 years ago to disputes between trademark owners and owners of domain names incorporating those trademarks. For the time being, trademark and IP owners seem to have the upper hand, especially in disputes that seem more commercial than artistic.
For an assessment of the importance and use of NFT and blockchain in association also with IP rights, you can read more here.
Ogni datore di lavoro dovrebbe gestire il rischio di essere coinvolto in azioni legali promosse dai propri dipendenti. Molte imprese credono di trattare bene i dipendenti e che gli stessi siano felici. Di conseguenza, ritengono di non essere a rischio di controversie. Nel mio lavoro, però, mi capita spesso di vedere i rapporti di lavoro inacidirsi e i dipendenti sorprendere la direzione rivolgendosi ad un avvocato.
I datori di lavoro dovrebbero gestire questo rischio in modo proattivo, invece di sperare che le cause legali non arrivino mai. Difendere un’azienda dalle cause intentate da un attuale o ex dipendente richiede molto tempo e può essere molto costoso. Può anche essere incredibilmente frustrante vedere un dipendente di cui l’azienda si fidava fare accuse false e dannose. Tuttavia, i datori di lavoro possono adottare alcune misure preventive per ridurre l’impatto di un’azione legale: di seguito ne illustro otto.
In primo luogo, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione l’acquisto di un’assicurazione che copra le richieste di risarcimento da parte dei dipendenti. Negli Stati Uniti, per esempio, questa assicurazione è chiamata “assicurazione per la responsabilità civile per le pratiche lavorative” (“EPLI”). Questo tipo di polizze assicurative permette di pagare un avvocato per difendere l’impresa in caso di azioni legali, e consente anche di coprire l’importo richiesto dal dipendente o riconosciutogli dal tribunale. Sebbene l’assicurazione abbia un costo, molte aziende preferiscono pagare premi regolari e prevedibili piuttosto che dover affrontare spese legali improvvise, elevate e imprevedibili ed eventuali risarcimenti ai dipendenti.
In secondo luogo, i datori di lavoro dovrebbero implementare e far rispettare le politiche sulle molestie sessuali. Politiche come queste scoraggiano il tipo di comportamento che può esporre l’azienda a responsabilità, ma in molte giurisdizioni possono anche costituire una difesa per l’impresa, nel caso in cui un dipendente la citi in giudizio per aver permesso le molestie.
In terzo luogo, i datori di lavoro dovrebbero esaminare seriamente le disparità di retribuzione e di ruolo. Se i dipendenti più pagati di un’azienda fossero in gran parte uomini e quelli meno pagati fossero in gran parte donne, un dipendente potrebbe sostenere di essere vittima di discriminazione sessuale. Allo stesso modo, se i dirigenti fossero in gran parte bianchi, mentre gli operai in gran parte persone di colore, un dipendente potrebbe sostenere di essere vittima di discriminazione razziale in azienda. Piuttosto che affrontare questi problemi, un’impresa dovrebbe verificare se queste disparità esistano o meno nel proprio ambiente di lavoro e, in caso affermativo, affrontarle.
In quarto luogo, i datori di lavoro dovrebbero valutare se vogliono che le controversie di lavoro siano sottoposte ad arbitrato anziché aa un tribunale. I datori di lavoro possono determinare questo aspetto inserendo una clausola arbitrale nelle proposte di assunzione che inviano ai dipendenti al momento dell’assunzione. L’arbitrato presenta alcuni vantaggi: tende ad essere più rapido, è privato, ha la reputazione di essere un foro amichevole per i datori di lavoro e tende a costare meno. Ma ha anche alcuni svantaggi: non permette di fare appello nel merito della controversia e può costare più di una causa giudiziaria, a seconda del tipo di caso.
In quinto luogo, ogni volta che un dipendente riveli di avere un problema di salute, l’azienda dovrebbe immediatamente valutare come affrontarlo. Molti datori di lavoro possono ignorare la comunicazione di un problema di salute se non sembra importante per il lavoro del dipendente. Tuttavia, se in seguito il dipendente ritenesse di essere stato penalizzato a causa del problema di salute, potrebbe agire in giudizio per discriminazione. Prima che ciò accada, il datore di lavoro dovrebbe collaborare con il dipendente per assicurarsi che il problema di salute non ostacoli le prestazioni lavorative.
In sesto luogo, i datori di lavoro dovrebbero assicurarsi di prendere decisioni coerenti. Se un datore di lavoro permettesse a un dipendente di lavorare da casa, altri dipendenti potrebbero volere lo stesso trattamento. E se un datore di lavoro licenziasse un dipendente, questi potrebbe chiedersi perché un altro non abbia avuto la stessa sorte. I datori di lavoro possono ridurre il rischio di una causa legale stabilendo delle politiche precise e rispettandole.
In settimo luogo, i datori di lavoro dovrebbero consultare spesso un avvocato di fiducia qualora insorgano problemi di lavoro. Spendere qualche centinaio di dollari per parlare con un avvocato per un’ora prima di licenziare un dipendente o prima di rispondere ad un reclamo potrebbe aiutare un datore di lavoro a evitare una causa che potrebbe costare decine o addirittura centinaia di migliaia di dollari.
Infine, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di accordarsi per risolvere le controversie con i dipendenti, anche se sono prive di merito. Nessuna impresa vorrebbe che un dipendente si approfittasse di lei, ma le cause legali sono spesso più costose e fastidiose del costo di un accordo. Spendere molto denaro per la difesa, anche in caso di successo, può essere meno economico di scendere a compromessi e pagare al dipendente una frazione di quanto richiesto.
Riassunto
In tutto il mondo i tribunali emettono sentenze contro soggetti che possiedono beni negli Stati Uniti. Ad esempio, alcune sentenze possono riguardare società americane che svolgono attività commerciali all’estero o cittadini che detengono conti bancari presso banche americane. Dopo avere vinto la causa all’estero, chi ha promosso l’azione giudiziaria (“attore”) potrebbe dover avviare un procedimento negli Stati Uniti per utilizzare la sentenza per aggredire i beni americani della controparte (“convenuto”). Questo processo, chiamato “domestication”, prevede alcune regole specifiche che può essere utile conoscere prima di procedere.
Il debitore è soggetto alla giurisdizione personale negli USA?
Ai sensi dell’Uniform Foreign Money Judgments Recognition Act, i tribunali americani possono chiedere la prova della legittimità di una sentenza straniera prima di eseguirla. Una questione che i tribunali spesso esaminano è se il debitore era soggetto alla giurisdizione personale nel paese straniero. Se il tribunale USA ritiene che il debitore non fosse soggetto alla giurisdizione all’estero, non può eseguire la sentenza negli Stati Uniti. Per determinare l’esistenza di una giurisdizione personale all’estero, i tribunali americani possono esaminare sia la legge della giurisdizione straniera sia quella americana, come ha fatto il tribunale in questo caso.
Inoltre, i tribunali americani possono anche richiedere che il debitore sia soggetto alla giurisdizione personale secondo le leggi negli Stati Uniti. A seguito di una decisione della corte d’appello di New York, alcuni avvocati hanno sostenuto che il processo di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza negli Stati Uniti non implicassero una vera e propria causa che richiedesse la giurisdizione personale sul debitore della sentenza. Tuttavia, la corte d’appello di New York ha chiarito in un’altra decisione che la giurisdizione personale è richiesta per i debitori quando si riconoscono ed eseguono sentenze straniere.
La regola dell’entità separata
Le parti in causa cercano spesso di far riconoscere ed eseguire le sentenze straniere negli Stati Uniti perché i convenuti hanno conti presso banche americane. Gli Stati Uniti possono anche sembrare un luogo attraente per la domestication di una sentenza, perché quasi tutte le principali banche del mondo hanno un ufficio o svolgono attività commerciali negli Stati Uniti. Tuttavia, il fatto che una banca sia soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti non significa che i tribunali daranno sicuramente esecuzione alle sentenze straniere contro i beni in loro possesso.
Al contrario, giurisdizioni come New York applicano la “Separate Entity Rule“. Questa regola tratta ogni filiale di un istituto finanziario come se fosse un’entità separata. Ciò significa che, ad esempio, una sentenza di New York può essere utilizzata solo per aggredire i beni di una banca svizzera detenuti presso una sua filiale di New York. La sentenza non può invece essere utilizzata per aggredire crediti presso le filiali svizzere.
Secondo la Corte Suprema di New York, lo scopo della Separate Entity Rule è quello di incoraggiare le banche a operare in una giurisdizione senza temere di sottoporre tutti i loro beni internazionali a giudizi domestici. Inoltre, si vuole evitare che altre giurisdizioni espongano le banche americane a sentenze straniere. Inoltre, si rende più facile per le filiali bancarie rispettare le leggi di un solo Paese, evitando conflitti tra le leggi o sentenze di Paesi diversi, ed eseguire ricerche solo sui beni nazionali e non su quelli di tutto il mondo.
A causa di questa regola, i creditori, tali in virtù di sentenze provenienti da fuori gli Stati Uniti, dovrebbero far riconoscere ed eseguire le sentenze nello stesso luogo in cui si trovano i beni dei debitori, non solo dove si trovano le loro banche.
Trasferire i beni nella giurisdizione
Sebbene le parti in causa abbiano spesso bisogno di far riconoscere ed eseguire una sentenza all’estero per aggredire i beni in tale giurisdizione, vi sono alcuni casi in cui un tribunale può ordinare a una parte di trasferire i beni nella giurisdizione in cui ha sede l’attore.
Questo problema è emerso in un caso importante a New York. In quel caso, il tribunale ha stabilito che a un convenuto soggetto alla giurisdizione personale di New York poteva essere ordinato di trasferire a New York i beni fisici in suo possesso in esecuzione di una sentenza. In un caso successivo, il tribunale ha stabilito che ciò non era in conflitto con la Separate Entity Rule, in quanto tale norma si applica solo ai conti bancari presso le filiali delle banche.
Questo principio può essere utile per le parti in causa che desiderino la domestication di una sentenza contro un convenuto soggetto a giurisdizione personale negli Stati Uniti, e che possieda tuttavia beni fisici al di fuori del Paese. In questo modo si possono applicare le procedure del sistema giuridico americano per l’esecuzione delle sentenze, consentendo al contempo al creditore di riscuotere i beni esteri.
Conclusioni:
- gli attori devono assicurarsi che esista la giurisdizione personale sui convenuti non solo in base alle leggi della giurisdizione in cui intentano la causa, ma anche in base alle leggi della giurisdizione in cui intendono eseguire le sentenze;
- gli attori devono assicurarsi che le giurisdizioni in cui eseguono le sentenze consentano di aggredire effettivamente i beni dei convenuti, poiché alcune potrebbero non farlo in base a norme come la Separate Entity Rule.
Con la nuova amministrazione statunitense, ci si aspetta grandi cambiamenti nell’ambito dell’immigrazione legata al business, ossia a quella parte della legislazione sull’immigrazione relativa ai visti per investitori e per lavoratori dipendenti. Anche se alcune delle più importanti riforme dovranno essere approvate dal Congresso statunitense (come, ad esempio, l’introduzione di un visto per start-up o la rimozione del numero massimo di visti H-1B per le occupazioni speciali), le società straniere, gli investitori e i soggetti con abilità straordinarie possono già godere di un ambiente più amichevole alla luce dei nuovi executive orders emanati di recente dal Presidente Biden ed delle nuove direttive dell’U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).
Di seguito sono elencati e analizzati alcuni dei requisiti necessari all’ottenimento di visti per investitori e di visti per i lavoratori dipendenti, che ci si aspetta verranno ora interpretati maggiormente a favore dei richiedenti.
E-2 Non Immigrant Temporary Investor Visa
Per coloro che sono seriamente interessati ad un progetto di business di notevole importanza, il governo statunitense offre il cosiddetto E-2 Investor Visa, in base al paese di cittadinanza dell’investitore e in base a specifici requisiti:
Quando l’investimento è considerato adeguato?
Affinché l’investimento venga considerato adeguato, esso deve essere “attivo”, ossia deve essere reale, concreto, ed essere il risultato di un impegno finanziario serio. L’investimento deve essere rischioso, quindi un mero trasferimento di capitale da un conto corrente straniero non sarà sufficiente per ottenere un visto E-2. Sono previsti poi una serie di requisiti aggiuntivi, quali, ad esempio, l’acquisto di materiale, l’affitto di un locale commerciale, etc.
A quanto ammonta l’investimento per ottenere un visto?
La legge richiede che l’investimento sia substantial, ossia sostanziale. Di conseguenza, l’ammontare dell’investimento è relativo all’industria specifica. Ad esempio, se si vuole aprire un nuovo ristorante sulla Fifth Avenue a New York City, con 100 posti a sedere, US $100.000 non saranno sufficienti. Dall’altro lato Visti E-2 sono stati approvati con un investimento di poco superiore ai US $80.000, dal momento che i costi iniziali erano relativamente bassi.
Per essere substantial l’investimento deve essere:
- proporzionale al valore del business (nel caso di un business già esistente)
oppure
- sufficiente per garantire la creazione di un nuovo business
- non marginale
Con l’investimento si dovrà essere in grado di creare nuove opportunità di lavoro, non solo per l’investitore e la sua famiglia, ma anche per cittadini americani.
Nel caso di start-up, il business plan iniziale dovrà indicare, in grande dettaglio, come queste opportunità di lavoro per cittadini americani verranno create.
Uno dei migliori vantaggi del visto E-2 è che l’investitore potrà poi assumere e sponsorizzare altri visti E-2 per lavoratori essenziali e manager che abbiano la stessa nazionalità dell’investitore principale.
O-1 Extraordinary Ability Visa
Il visto O-1 viene concesso a coloro che dimostrano quanto segue:
- extraordinary ability nella scienza, educazione, business, o sport; oppure
- extraordinary ability nelle arti (che comprende anche qualsiasi attività creativa). Fotografi, designers, architetti, scrittori e anche parrucchieri e chef sono tutti considerati artisti ai fini dell’immigrazione e possono qualificarsi per un visto O1; oppure
- raggiungimenti extraordinary in ambito cinematografico e nell’industria televisiva.
La differenza tra queste tre categorie sta nella prova dei requisiti.
I casi più difficili da provare sono quelli per soggetti con abilità straordinarie nella scienza, educazione, business ed atletica perché il visto O-1 viene concesso solo a chi è al top del rispettivo campo di specializzazione, rappresentando quindi una percentuale molto bassa.
Un onere della prova minore viene richiesto per chi vuole ottenere il visto nell’ambito cinematografico e nel settore televisivo. In questo caso, si richiede che il beneficiario del visto sia outstanding ossia che il beneficiario sia conosciuto ed abbia capacità eccezionali.
Infine, la categoria per coloro che hanno abilità straordinarie nelle arti è la più facile da provare perché un livello di distinzione è sufficiente. Per dimostrare tale livello di distinzione il beneficiario dovrà presentare prova documentale della sua abilità straordinaria nel campo specifico.
Per ottenere un visto O-1 il beneficiario deve soddisfare almeno tre categorie su sei, dimostrando, in genere, che si sono articoli di giornale che parlano del beneficiario e delle sue abilità, che il beneficiario ha ricevuto dei premi e includendo lettere di presentazione.
Nella domanda di visto O-1 il richiedente deve essere o un datore di lavoro americano o un agente americano. Nel primo caso, il datore di lavoro deve essere una persona o un business che andrà ad assume il beneficiario in maniera esclusiva. Un contratto di lavoro o almeno un riassunto dei termini di un contratto orale può essere prova sufficiente per dimostrare la relazione datore di lavoro / dipendente. Dall’altro lato, un agente americano può essere un agente nell’ambito di specializzazione e business del richiedente e può presentare la domanda di visto senza che ci sia un contratto di esclusiva con il beneficiario. In questo ultimo caso, si dovrà presentare, con la domanda, un programma di eventi già pianificati o proposti al quale il beneficiario prenderà parte.
H-1B Specialty Occupation
Il 1 Aprile di ogni anno, l’USCIS inizia ad accettare domande per visti H-1B, meglio conosciuti come work visas, ossia visti lavorativi.
La caratteristica principale di questa categoria di visti è la limitazione nel numero di visti H-1B concessi dall’USCIS ogni anno. Solo 85.000 visti di questo tipo possono essere emanati annualmente per richiedenti in tutto il mondo. Questo numero è poi ridotto per molti beneficiari, dal momento che 20.000 di questi 85.000 visti sono riservati a coloro che hanno lauree di un certo livello, come, ad esempio, master, ottenuti negli Stati Uniti. Di conseguenza, sono lasciati solo 65.000 visti per il resto dei beneficiari.
Avendo a che fare con un numero assai elevato di domande di visto H-1B, l’USCIS ha creato un sistema di lotteria computerizzata che decide automaticamente quali domande devono essere valutate (ma non approvate). Al contrario, quelle non scelte non verranno prese in considerazione. I fortunati che sono stati scelti nella lotteria avranno vedranno quindi le proprie domande prese in considerazione nel merito dall’USCIS.
Nel 2020 è stato istituito un sistema di registrazione elettronica per coloro che vogliono fare richiesta di un visto H1B, sia per limitare lo scambio di dati e l’ammontare di documentazione presentata, che per ridurre i costi totali dei datori di lavoro che vogliono sponsorizzare un visto H-1B. Il sistema prevede una semplice registrazione dell’azienda sponsorizzante e del candidato, assieme al pagamento di soli $10.
Una volta terminato il periodo di registrazione, che dura 14 giorni e si svolge solitamente nella seconda metà del mese di Marzo, l’USCIS selezionerà, a caso, coloro che possono procedere con la domanda di visto H-1B che verrà poi regolarmente analizzata dall’USCIS. I soggetti selezionati dovranno presentare tale domanda di visto H-1B entro 90 giorni.
L’USCIS approverà una domanda di visto H-1B se sono soddisfatti criteri specifici:
- deve esserci una relazione di datore di lavoro / dipendente. Una relazione di lavoro indipendente non è sufficiente. L’USCIS verificherà se il datore di lavoro ha controllo sulle attività del dipendente e se il dipendente è incluso nell’organizzazione del datore di lavoro.
- il beneficiario deve essere assunto nell’occupazione specializzata che corrisponda alla sua precedente carriera professionale o di studi. In altre parole, l’USCIS apre le porte solo agli stranieri competenti. Non solo il richiedente deve avere una laurea nel campo nel quale intende lavorare, ma anche la posizione offerta deve, per sua natura, richiedere almeno una laurea. L’USCIS, in genere, si appoggia al Dipartimento del Lavoro per verificare se una particolare occupazione richiede almeno una laurea. Mentre certe occupazioni, quali avvocati, medici, architetti etc., non comportano, di solito, problematiche circa la qualificazione del candidato, altre professioni, come specialisti in marketing, analisti, graphic designer e molti altri creano spesso problematiche al riguardo.
- il salario offerto dal datore di lavoro al beneficiario deve corrispondere almeno al salario medio offerto per simili posizioni nella stessa area geografica. Per stabilire il salario medio, l’USCIS utilizza i dati messi a disposizione dal Dipartimento del Lavoro, affinché’ vengano eliminate domande senza fondamento. Questo fa si che il visto H-1B sia riservato solo ai più bravi richiedenti stranieri.
L-1 Intracompany Transferee Visa
I visti L-1 permettono a società che hanno una presenza sia all’estero che negli Stati Uniti (sia per business già esistenti negli USA che per business nuovi) di trasferire i proprio dipendenti negli Stati Uniti, siano essi manager o executives (L-1A) oppure dipendenti con conoscenze specializzate (L-1B).
Il beneficiario del visto deve aver lavorato per la società all’estero per un anno consecutivo nei tre anni precedenti la data della domanda di visto.
Avere capacità manageriale significa che il beneficiario ha la capacità ed esperienza per supervisionare dipendenti e che ha le competenze di gestione della società o di un suo ramo.
Possedere conoscenze specializzate significa che il beneficiario ha una conoscenza specifica e specializzata del prodotto o del servizio offerto dalla società, dei macchinari aziendali, o del modus operandi dell’azienda, oppure che il beneficiario ha un livello specifico di conoscenza o esperienza circa i processi produttivi della società.
The COVID-19 pandemic’s dramatic disruption of the legal and business landscape has included a steep drop in overall M&A activity in Q1 2020. Much of this decrease has been due to decreased target valuations, tighter access by buyers to liquidity, and perhaps above all underlying uncertainty as to the crisis’s duration.
For pending transactions, whether the buyer can walk away from the deal (or seek a purchase price reduction) by invoking a material adverse change (MAC) or material adverse effect (MAE) clause – or another clause in the purchase agreement – due to COVID-19 has become a question of increasing relevance. MAC/MAE clauses typically allow a buyer to terminate an acquisition agreement if a MAC or MAE occurs between signing and closing.
Actual litigated cases in this area have been few and far between, as under longstanding Delaware case law[1], buyer has the burden of proving MAC or MAE, irrespective of who initiates the lawsuit. And the standard of proof is high – a buyer must show that the effects of the intervening event are sufficiently large and long lasting as compared to an equivalent period of the prior year. A short-term or immaterial deviation will not suffice. In fact, Delaware courts have only once found a MAC, in the December 2018 case Akorn, Inc. v. Fresenius Kabi AG.
And yet, since the onset of the COVID-19 pandemic, numerous widely reported COVID-19 related M&A litigations have been initiated with the Delaware Court of Chancery. These include:
- Bed, Bath & Beyond suing 1-800-Flowers (Del. Ch. April 1, 2020) to complete its acquisition of Perosnalizationmall.com (purchaser sought an extension in closing, without citing specifically the contractual basis for the request);
- Level 4 Yoga, franchisee of CorePower Yoga, suing CorePower Yoga (Del. Ch. Apr 2, 2020) to compel CorePower Yoga to purchase of Level 4 Yoga studios (after CorePower Yoga took the position that studio closings resulting from COVID-19 stay-at-home orders violated the ordinary course covenant);
- Oberman, Tivoli & Pickert suing Cast & Crew (Del. Ch. Apr 6, 2020), an industry competitor, to complete its purchase of Oberman’s subsidiary (Cast & Crew maintained it was not obligated to close based on alleged insufficiencies in financial data provided in diligence);
- SP VS Buyer LP v. L Brands, Inc. (Del. Ch. Apr 22, 2020), in which buyer sought a declaratory judgment in its favor on termination); and
- L Brands, Inc. v. SP VS Buyer L.P., Sycamore Partners III, L.P., and Sycamore Partners III-A, L.P (Del. Ch. Apr 23), in which seller instead seeks declaratory judgment in its favor on buyer obligation to close.
Such cases, typically signed up at an early stage of the pandemic, are likely to increase. Delaware M&A-MAC-related jurisprudence suggests that buyers seeking to cite MAC in asserting their positions should expect an uphill fight, given buyer’s high burden of proof. Indeed, Delaware courts’ sole finding of a MAC in Akorn was based on rather extreme facts: target’s (Akorn’s) business deteriorated significantly (40% and 20% drops in profit and equity value, respectively), measured over a full year. And quite material to the Court’s decision was the likely devastating effect on Akorn’s business resulting from Akorn’s deceptive conduct vis-à-vis the FDA.
By contrast, cases before and after Akorn, courts have not found a MAC/MAE, including in the 2019 case Channel Medsystems, Inc. v. Bos. Sci. Corp. There, Boston Scientific Corporation (BSC) agreed to purchase Channel Medsystems, Inc., an early stage medical device company. The sale was conditioned on Channel receiving FDA approval for its sole product, Cerene. In late December 2017, Channel discovered that falsified information from reports by its Vice President of Quality (as part of a scheme to steal over $2 million from Channel) was included in Channel’s FDA submissions. BSC terminated the merger agreement in May 2018, asserting that Channel’s false representations and warranties constituted a MAC.
The court disagreed. While Channel and Akron both involved a fraud element, Chanel successfully resubmitted its FDA application, such that the fraudulent behavior – the court found – would not cause the FDA to reject the Cerene device. BSC also failed to show sufficiently large or long-lasting effects on Channel’s financial position. Channel thus reaffirmed the high bar under pre-Akron Delaware jurisprudence for courts to find a MAC/MAE (See e.g. In re IBP, Inc. S’holders Litig., 789 A.2d 14 (Del. Ch. 2001); Frontier Oil Corp. v. Holly Corp., 2005 WL 1039027 (Del. Ch. Apr. 29, 2005); Hexion Specialty Chemicals v. Huntsman Corp., 965 A.2d 715 (Del. Ch. 2008)).
Applied to COVID-19, buyers may have challenges in invoking MAC/MAE clauses under their purchase agreements.
First, it may simply be premature at this juncture for a buyer to show the type of longer-term effects that have been required under Delaware jurisprudence. The long-term effects of COVID-19 itself are unclear. Of course, as weeks turn into months and longer, this may change.
A second challenge is certain carve-outs typically included in MAC/MAE clauses. Notably, it is typical for these clauses to include exceptions for general economic and financial conditions generally affecting a target’s industry, unless a buyer can demonstrate that they have disproportionately affected the target.
A buyer may be able to point to other clauses in a purchase agreement in seeking to walk away from the deal. Of note is the ordinary course covenant that applies to the period between signing and closing. By definition, most targets are unable to carry out business during the COVID-19 crisis consistent with past practice. It is unclear whether courts will allow for a literal reading of these clauses, or interpret them taking into account the broader risk allocation regime as evidenced by the MAC or MAE clause in the agreement, and in doing so reject a buyer’s position.
For unsigned deals, there may be some early lessons for practitioners as they prepare draft purchase agreements. On buyer walk-away rights, buyers will want to ensure that the MAE/MAC definition includes express reference to “pandemics” and “epidemics”, if not to “COVID-19” itself. Conversely, Sellers may wish to seek to loosen ordinary course covenant language, such as by including express exceptions for actions required by the MAC or MAE and otherwise ensure that they comply with all obligations under their control. Buyers will also want to pay close attention to how COVID-19 affects other aspects of the purchase agreement, including seeking more robust representations and warranties on the impact of COVID-19 on the target’s business.
[1] Although the discussion of this based Delaware law, caselaw in other U.S. jurisdictions often is consistent Delaware.
Il numero di artisti negli Stati Uniti è notevole. O per lo meno, gli “artisti” così come definiti dalle regolamentazioni sull’immigrazione. Infatti, uno dei visti più diffusi è il visto O-1, detto anche “visto artistico”. Per essere più precisi, il visto O-1 non è riservato solo ad artisti, bensì a coloro che sono in grado di dimostrare extraordinary abilities in alcuni settori, tra cui appunto l’arte.
L’O-1 visa è riservato a persone che dimostrano: 1) extraordinary abilities nelle scienze, istruzione, business e atletica; 2) extraordinary abilities nell’arte. Questa categoria non include solamente le classiche belle arti, arti performative e visive ma ogni attività creativa. Fotografi, designers, architetti, scrittori e persino coiffeurs e chefs sono tutti considerati “artisti” secondo la regolamentazione sull’immigrazione e si possono, quindi, qualificare per l’ottenimento di un visto O-1 grazie; oppure 3) extraordinary abilities nell’industria cinematografica o televisiva.
La differenza tra le tre categorie risiede nella maggior o minore difficoltà nel provare le extraordinary abilities. I casi più difficili da provare sono quelli relativi alle extraordinary abilities nelle scienze, nell’istruzione, nel business e nell’atletica, in quanto riservati a coloro che sono riusciti ad arrivare to the very top del proprio settore, rappresentando, quindi, solo una piccola percentuale. Uno standard probatorio meno rigoroso è richiesto per coloro che vogliono dimostrare extraordinary abilities nell’industria cinematografica o televisiva, dove è richiesto che il soggetto sia outstanding, ovvero eccezionale e illustre. Infine, la categoria più facile da provare è quella per soggetti con extraordinary abilities in arts, in quanto un mero livello di distinction è ritenuto sufficiente. Il requisito della Distinction viene considerato soddisfatto quando dei risultati positivi nel proprio settore sono corroborati da prove documentali. La categoria dell’arte è, dunque, intesa in senso molto ampio ed è la più semplice da provare. Non sorprende, quindi, che, almeno nel campo dell’immigrazione, gli Stati Uniti siano un paese che accoglie positivamente gli “artisti”.
Ulteriori differenze tra le categorie risiedono nel tipo di prove da presentare all’United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). Più nello specifico, al riguardo, il primo gruppo, quello riservato ad individui con extraordinary abilities nelle scienze, nell’istruzione, nel business e nell’atletica e denominato O-1A si distingue dalle altre due categorie (extraordinary abilities nelle arti e nell’industria cinematografica e televisiva), raggruppati sotto la dicitura O-1B per le seguenti ragioni.
Per ottenere un O-1A bisogna dimostrare di essere arrivati al top nel proprio settore provando:
- La ricezione di un premio di estrema rilevanza internazionale, come ad esempio il Premio Nobel;
oppure
- Soddisfacendo almeno tre dei seguenti requisiti:
- Ricezione di un premio riconosciuto o nazionalmente o internazionalmente come simbolo di eccellenza nel settore;
- Appartenenza ad associazioni che richiedono ottenimenti di risultati di rilievo nel settore;
- Articoli o altre pubblicazioni che parlino dei successi del soggetto che fa richiesta del visto nel campo specifico;
- Contribuzione scientifiche o di business nel settore di rilevanza;
- Essere autore di pubblicazioni scientifiche nel settore;
- Aver ricevuto o ricevere uno stipendio (o altre forme di compensazione) elevato se comparato ad altri nel settore;
- Aver assunto le funzioni di giudice del lavoro di altri nel settore;
- Essere stati impiegati in ruoli chiave per enti/organizzazioni di rilievo.
Per ottenere un O-1B, invece, bisogna:
- aver ricevuto o anche “solo” essere stato nominato per un premio di estrema rilevanza internazionale, come ad esempio un Oscar, Emmy, oGrammy;
oppure:
- Soddisfare almeno tre di questi requisiti:
- Aver rivestito un ruolo cruciale in rappresentazioni illustri;
- Aver ottenuto fama nazionale o internazionale così come evidenziato da articoli di giornale o altre pubblicazioni;
- Aver rivestito un ruolo cruciale in organizzazioni o enti illustri;
- Aver ottenuto un successo testimoniato dal pubblico (al botteghino) o dalla critica;
- Aver ottenuto un considerevole riconoscimento per i successi conquistati così come evidenziato da premi o da testimonianze di esperti e critici di un determinato settore.
- Aver ricevuto o ricevere uno stipendio (o altre forme di compensazione) elevato se comparato ad altri nel settore.
E’ opportuno ricordare che, all’interno dell’O-1B, ci sono due sottocategorie il cui standard probatorio è differente: più esigente quello per soggetti dell’industria cinematografica e televisiva (outstanding, ovvero eccezionale e illustre), più facile da provare per soggetti che operano nelle arti (distinct, ovvero molto conosciuta/o).
In relazione alle prove da presentare, un O-1 case si dimostra tramite articoli di giornale (o simili pubblicazioni), premi (o comunque riconoscimenti ufficiali) e testimonianze/lettere di presentazione.
In un O-1 Application, il Petitioner sarà o un US employer o un US Agent. Il primo è un classico datore di lavoro che utilizzerà le extraordinary abilities del candidato in maniera esclusiva. In tal caso, un vero e proprio contratto di lavoro o, perlomeno, una sintesi scritta e firmata dalle parti dell’accordo orale può essere considerata prova sufficiente circa l’esistenza del rapporto di lavoro. Uno US Agent, invece, è un soggetto o un ente operante nella stessa industria in questione, che sponsorizza il candidato pur senza impegnarsi ad impiegare lo stesso in via esclusiva. In questo caso, piuttosto che un contratto di lavoro, è necessario includere nella domanda di visto un percorso/itinerario di quelle che saranno le attività del candidato.
Il visto O-1 viene concesso per un tempo corrispondente alla durata dell’evento a cui prenderà parte il soggetto con extraordinary abilities fino a un massimo di tre anni e può essere prolungato qualora la durata dell’evento in questione venga estesa. A meno che… il possessore dell’O-1 non soddisfi già i requisiti per divenire un residente permanente. Infatti, l’O-1 visa è uno di quei visti che gode di una corsia preferenziale verso l’ottenimento della tanto desiderata green card.
The 2017 Tax Cuts and Jobs Act (the “TCJA”), signed into law by President Trump on December 22, 2017, introduces sweeping changes in U.S. tax law, affecting businesses of all kinds. This Practice Note focuses on a few key provisions of the TCJA particularly relevant to non-U.S. manufacturing corporations with U.S. distribution subsidiaries. These changes in U.S. tax law may impact these companies operate now, as well as future plans for entering the U.S. market.
Federal Corporate Income Tax Rate
- Change: Most significantly, the US federal corporate tax rate has permanently been reduced from 35% to 21%. In addition, the corporate alternative minimum tax (which applied when higher than the regular corporate tax) has been repealed.
- Comment: The reduction of the headline U.S. federal corporate tax rate to 21%, which is a lower rate than in many of the home countries of non-U.S. corporations, will obviously benefit non-U.S. manufacturers with existing U.S. subsidiaries, and may influence those who sell directly into the U.S. (g., through independent distributors) to consider forming US subsidiaries and expanding their U.S. presence.
Interest Deductions
- Change: Under the TCJA, net business interest deductions are generally limited to 30% of “adjusted taxable income,” which is essentially EBITDA (taxable income plus depreciation and amortization deductions) for years 2018-2021 and EBIT (taxable income without adding back depreciation/amortization). Disallowed interest expense is carried forward indefinitely. Before the TCJA, interest was generally deductible when paid or accrued, subject to numerous limitations, including debt/equity ratios and taxable income. U.S. corporations – other than small businesses (average annual gross receipts under $25 million, on an affiliated group basis) – are subject to these limitations.
- Comment: The TCJA’s limitation on interest deductions are designed to protect the U.S. tax base. As a result, non-U.S. manufacturers with existing U.S. subsidiaries, and those planning to establish U.S. subsidiaries, may decide to reduce or limit the amount of debt in their U.S. subsidiaries.
Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT)
- Change: Under the TCJA, large U.S. corporations that are part of multinational groups are potentially subject to a new BEAT tax, which is essentially a minimum tax applicable to corporations that seek to reduce their US taxes by claiming large deductions for “base erosion payments” to non-US affiliates. The targeted deductions include royalties, interest and depreciation. However, and of particular significance to non-U.S. manufacturers, the version of the BEAT as finally enacted does not treat inventory costs (cost of goods sold) as base erosion payments. The BEAT generally applies to U.S. corporations that are part of multinational groups with average annual gross receipts of $500 million over the prior three-year period. The tax rate is five percent in 2018, 10% through 2025, and 12.5% thereafter.
- Comment: U.S. corporations with foreign headquarters that may be subject to BEAT may wish to revisit current practices as to purchase and sale of product, license arrangements and the provisions of back-office and other services between foreign parent and U.S. subsidiary.
Net Operating Losses
Net operating losses (NOL) from prior years generally can no longer be carried back to claim refunds. A U.S. company may use NOL carryforwards to offset only up to 80% of its taxable income (with unused NOLs carried forward into future years). Note that NOLs arising in tax years that began on or before December 31, 2017, will remain subject to the prior two-year carryback and twenty-year carryforward rule until their expiration and will also continue to be available to offset 100% of taxable income. As a result, a corporation with pre-TCJA NOLs may be viewed as more valuable than corporations with newer NOLs.
Foreign-derived Intangible Income (FDII)
- Change: The TCJA implements a new tax regime that provides a lower 13.125% U.S. federal income tax rate (rather than the new standard 21% rate) on “foreign-derived intangible income” for U.S. corporations. The special tax rate is effected by granting a 37.5% deduction for a C corporation’s foreign-derived intangible income. Foreign-derived intangible income is, generally, a portion of a C corporation’s income in excess of a threshold return derived from services performed for persons not located in the United States and from sales or licensure of property to non-U.S. persons for consumption outside the United States. The 37.5% deduction is temporary, and for tax years beginning after December 31, 2025, drops to 21.875%, resulting in a U.S. federal income tax rate of 16.406% (rather than the standard 21% rate) on foreign-derived intangible income for those years.
- Comment: FDII should encourage non-U.S. manufacturers to hold intellectual property (IP) in the U.S. and exporting from the U.S, rather than, for example, through a tax-haven entity that licenses the IP to a U.S. subsidiary. This may be particularly of interest to non-U.S. technology-based companies that seek to migrate to the U.S., as their principal market (whether for talent, sales or financing).
Of course, this Practice Note only provides a broad summary of certain highly technical provisions of the TCJA that we think are particularly relevant to non-U.S. manufacturing companies with U.S. distribution subsidiaries. Because they are new (and unclear in certain respects), many open questions remain on which we await further guidance. Please contact me in case you have any questions regarding these matters.
La distribuzione commerciale negli USA è affrontata da molte imprese italiane in modo “informale”, ossia senza avere regolato il rapporto con il distributore-importatore, sulla base di semplici ordinativi, conferme d’ordine e fatture.
Chi procede in questo modo spesso riferisce di farlo perchè pensa di essere meno vincolato in assenza di un contratto scritto, ma ciò in realtà espone il produttore-venditore a rischi molto alti e favorisce, al contrario, il compratore.
In altri casi l’imprenditore italiano opera con contratti del tutto inadeguati al mercato USA, spesso riciclati da modelli civilistici che non trattano in modo corretto e completo tutte le pattuizioni necessarie a regolare il rapporto commerciale.
Un buon contratto di distribuzione per gli USA è un investimento fondamentale per operare in modo consapevole e consente di disciplinare in modo chiaro alcuni elementi fondamentali del rapporto, tra i quali:
- la limitazione di responsabilità per i danni contrattuali (ad esempio con previsione di un tetto massimo equivalente al valore dei prodotti venduti);
- l’esclusione delle c.d. garanzie implicite sui prodotti venduti, disciplinando in modo chiaro quali garanzie il produttore riconosce, per quanto tempo e quali sono le modalità di attivazione di tali garanzie;
- fissare il termine del contratto, preferibilmente indicando un termine fisso ed escludendo che l’accordo di possa rinnovare in modo tacito;
- determinare il periodo di preavviso per esercitare il recesso contrattuale, che deve essere congruo in relazione alla durata del contratto;
- inserire alcune “way out” dall’accordo nel caso di andamento non soddisfacente degli affari (le più comuni sono quelle del fatturato minimo o l’attivazione di un certo numero minimo di clienti o punti vendita o altri KPI il più possibile oggettivi);
- concordare quali sono le zone geografiche e i canali di rivendita (online ed off-line) assegnati al distributore;
- coordinare le politiche commerciali in modo da evitare conflitti di interesse o la presenza di prezzi molto diversi sul mercato a seconda degli operatori (considerando che la normativa anti-trust negli USA è più permissiva e consente maggiori margini di manovra di quella applicabile nell’Unione Europea);
- prevedere la legge applicabile e il foro per eventuali contenziosi, scelta che deve essere fatta in modo consapevole, tenendo a mente che spesso optare per la legge italiana e il giudice italiano può risultare controproducente, soprattutto nel caso in cui sia necessario eseguire la sentenza negli USA;
- quando è bene considerare un arbitrato, specie nel caso di rapporti commerciali complessi e di alto valore, nei quali può essere importante poter affidare la decisione del contenzioso ad un arbitro esperto della specifica materia di cui si tratta;
Quando considerare la costituzione di una filiale o succursale negli USA
La scelta di costituire una LLC o Corporation negli USA è una valutazione da fare caso per caso, che dipende molto dalle necessità operative sul mercato americano; in genere si giustifica tutte le volte che certe attività non possano essere delegate ad un distributore, come quando la promozione dei prodotti richieda una forza vendite specializzata, oppure sia necessario un servizio di assistenza post-vendita di una certa complessità, o la tempistica o le modalità di fornitura di certi prodotti richieda la gestione di un magazzino locale.
Altro elemento importante da considerare è che la Corporation consente di costituire un soggetto giuridico autonomo, che risponde in modo indipendente delle proprie obbligazioni contrattuali e fa fronte autonomamente agli adempimenti fiscali legati all’attività posta in essere negli USA.
L’importanza di una buona copertura assicurativa
Altro tema oggetto di confronto, grazie alla presenza di un esperto del settore come Francesco Rinaldi di East Broker, è stato la copertura del rischio da prodotto sul territorio degli USA e del NAFTA, prestando particolare attenzione alla previsione espressa nella polizza della retroattività della copertura, per coprire anche i prodotti già venduti negli anni precedenti.
Un altro motivo per prevedere la copertura assicurativa è dato dal fatto che queste polizze generalmente includono anche la copertura per le spese legali, che negli USA possono essere elevatissime e devono essere sopportate anche nel caso di vittoria nel contenzioso: è bene però negoziare espressamente anche una copertura per la tutela legale penale, in caso di necessità (ad esempio per lesioni o morte legate all’utilizzo di un prodotto).
Il Contratto di distribuzione commerciale internazionale | 7 insegnamenti dalla storia di Nike
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India – How to protect your Trademark
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The Protection of Community Design in the European Union
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Quando Amazon è responsabile per le violazioni dei marchi sul Marketplace?
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Italy – Trade Secrets: new regulation for a better protection
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Italy – The importance of IP for Startups and SMEs
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Italia
Germania 
Scrivi a MetaBirkins NFT found to infringe Hermes trademark
USA – Come gestire il rischio di azioni legali da parte dei dipendenti
26 Settembre 2022
-
USA
- Contenzioso
- Occupazione
Summary
Artist Mason Rothschild created a collection of digital images named “MetaBirkins”, each of which depicted a unique image of a blurry faux-fur covered the iconic Hermès bags, and sold them via NFT without any (license) agreement with the French Maison. HERMES brought its trademark action against Rothschild on January 14, 2022.
A Manhattan federal jury of nine persons returned after the trial a verdict stating that Mason Rothschild’s sale of the NFT violated the HERMES’ rights and committed trademark infringement, trademark dilution, and cybersquatting (through the use of the domain name “www.metabirkins.com”) because the US First Amendment protection could not apply in this case and awarded HERMES the following damages: 110.000 US$ as net profit earned by Mason Rothschild and 23.000 US$ because of cybersquatting.
The sale of approx. 100 METABIRKIN NFTs occurred after a broad marketing campaign done by Mason Rothschild on social media.
Rothschild’s defense was that digital images linked to NFT “constitute a form of artistic expression” i.e. a work of art protected under the First Amendment and similar to Andy Wahrhol’s paintings of Campbell’s soup cans. The aim of the defense was to have the “Rogers” legal test (so-called after the case Rogers vs Grimaldi) applied, according to which artists are entitled to use trademarks without permission as long as the work has an artistic value and is not misleading the consumers.
NFTs are digital record (a sort of “digital deed”) of ownership typically recorded in a publicly accessible ledger known as blockchain. Rothschild also commissioned computer engineers to operationalize a “smart contract” for each of the NFTs. A smart contract refers to a computer code that is also stored in the blockchain and that determines the name of each of the NFTs, constrains how they can be sold and transferred, and controls which digital files are associated with each of the NFTs.
The smart contract and the NFT can be owned by two unrelated persons or entities, like in the case here, where Rothschild maintained the ownership of the smart contract but sold the NFT.
“Individuals do not purchase NFTs to own a “digital deed” divorced to any other asset: they buy them precisely so that they can exclusively own the content associated with the NFT” (in this case the digital images of the MetaBirkin”), we can read in the Opinion and Order. The relevant consumers did not distinguish the NFTs offered by Rothschild from the underlying MetaBirkin image associated to the NFT.
The question was whether or not there was a genuine artistic expression or rather an unlawful intent to cash in on an exclusive valuable brand name like HERMES.
Mason Rothschild’s appeal to artistic freedom was not considered grounded since it came out that Rothschild was pursuing a commercial rather than an artistic end, further linking himself to other famous brands: Rothschild remarked that “MetaBirkins NFTs might be the next blue chip”. Insisting that he “was sitting on a gold mine” and referring to himself as “marketing king”, Rothschild “also discussed with his associates further potential future digital projects centered on luxury projects such watch NFTs called “MetaPateks” and linked to the famous Swiss luxury watches Patek Philippe.
TAKE AWAY: This is the first US decision on NFT and IP protection for trademarks.
The debate (i) between the protection of the artistic work and the protection of the trademark or other industrial property rights or (ii) between traditional artistic work and subsequent digital reinterpretation by a third party other than the original author, will lead to other decisions (in Italy, we recall the injunction order issued on 20-7-2022 by the Court of Rome in favour of the Juventus football team against the company Blockeras, producer of NFT associated with collectible digital figurines depicting the footballer Bobo Vieri, without Juventus’ licence or authorisation). This seems to be a similar phenomenon to that which gave rise some 15 years ago to disputes between trademark owners and owners of domain names incorporating those trademarks. For the time being, trademark and IP owners seem to have the upper hand, especially in disputes that seem more commercial than artistic.
For an assessment of the importance and use of NFT and blockchain in association also with IP rights, you can read more here.
Ogni datore di lavoro dovrebbe gestire il rischio di essere coinvolto in azioni legali promosse dai propri dipendenti. Molte imprese credono di trattare bene i dipendenti e che gli stessi siano felici. Di conseguenza, ritengono di non essere a rischio di controversie. Nel mio lavoro, però, mi capita spesso di vedere i rapporti di lavoro inacidirsi e i dipendenti sorprendere la direzione rivolgendosi ad un avvocato.
I datori di lavoro dovrebbero gestire questo rischio in modo proattivo, invece di sperare che le cause legali non arrivino mai. Difendere un’azienda dalle cause intentate da un attuale o ex dipendente richiede molto tempo e può essere molto costoso. Può anche essere incredibilmente frustrante vedere un dipendente di cui l’azienda si fidava fare accuse false e dannose. Tuttavia, i datori di lavoro possono adottare alcune misure preventive per ridurre l’impatto di un’azione legale: di seguito ne illustro otto.
In primo luogo, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione l’acquisto di un’assicurazione che copra le richieste di risarcimento da parte dei dipendenti. Negli Stati Uniti, per esempio, questa assicurazione è chiamata “assicurazione per la responsabilità civile per le pratiche lavorative” (“EPLI”). Questo tipo di polizze assicurative permette di pagare un avvocato per difendere l’impresa in caso di azioni legali, e consente anche di coprire l’importo richiesto dal dipendente o riconosciutogli dal tribunale. Sebbene l’assicurazione abbia un costo, molte aziende preferiscono pagare premi regolari e prevedibili piuttosto che dover affrontare spese legali improvvise, elevate e imprevedibili ed eventuali risarcimenti ai dipendenti.
In secondo luogo, i datori di lavoro dovrebbero implementare e far rispettare le politiche sulle molestie sessuali. Politiche come queste scoraggiano il tipo di comportamento che può esporre l’azienda a responsabilità, ma in molte giurisdizioni possono anche costituire una difesa per l’impresa, nel caso in cui un dipendente la citi in giudizio per aver permesso le molestie.
In terzo luogo, i datori di lavoro dovrebbero esaminare seriamente le disparità di retribuzione e di ruolo. Se i dipendenti più pagati di un’azienda fossero in gran parte uomini e quelli meno pagati fossero in gran parte donne, un dipendente potrebbe sostenere di essere vittima di discriminazione sessuale. Allo stesso modo, se i dirigenti fossero in gran parte bianchi, mentre gli operai in gran parte persone di colore, un dipendente potrebbe sostenere di essere vittima di discriminazione razziale in azienda. Piuttosto che affrontare questi problemi, un’impresa dovrebbe verificare se queste disparità esistano o meno nel proprio ambiente di lavoro e, in caso affermativo, affrontarle.
In quarto luogo, i datori di lavoro dovrebbero valutare se vogliono che le controversie di lavoro siano sottoposte ad arbitrato anziché aa un tribunale. I datori di lavoro possono determinare questo aspetto inserendo una clausola arbitrale nelle proposte di assunzione che inviano ai dipendenti al momento dell’assunzione. L’arbitrato presenta alcuni vantaggi: tende ad essere più rapido, è privato, ha la reputazione di essere un foro amichevole per i datori di lavoro e tende a costare meno. Ma ha anche alcuni svantaggi: non permette di fare appello nel merito della controversia e può costare più di una causa giudiziaria, a seconda del tipo di caso.
In quinto luogo, ogni volta che un dipendente riveli di avere un problema di salute, l’azienda dovrebbe immediatamente valutare come affrontarlo. Molti datori di lavoro possono ignorare la comunicazione di un problema di salute se non sembra importante per il lavoro del dipendente. Tuttavia, se in seguito il dipendente ritenesse di essere stato penalizzato a causa del problema di salute, potrebbe agire in giudizio per discriminazione. Prima che ciò accada, il datore di lavoro dovrebbe collaborare con il dipendente per assicurarsi che il problema di salute non ostacoli le prestazioni lavorative.
In sesto luogo, i datori di lavoro dovrebbero assicurarsi di prendere decisioni coerenti. Se un datore di lavoro permettesse a un dipendente di lavorare da casa, altri dipendenti potrebbero volere lo stesso trattamento. E se un datore di lavoro licenziasse un dipendente, questi potrebbe chiedersi perché un altro non abbia avuto la stessa sorte. I datori di lavoro possono ridurre il rischio di una causa legale stabilendo delle politiche precise e rispettandole.
In settimo luogo, i datori di lavoro dovrebbero consultare spesso un avvocato di fiducia qualora insorgano problemi di lavoro. Spendere qualche centinaio di dollari per parlare con un avvocato per un’ora prima di licenziare un dipendente o prima di rispondere ad un reclamo potrebbe aiutare un datore di lavoro a evitare una causa che potrebbe costare decine o addirittura centinaia di migliaia di dollari.
Infine, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di accordarsi per risolvere le controversie con i dipendenti, anche se sono prive di merito. Nessuna impresa vorrebbe che un dipendente si approfittasse di lei, ma le cause legali sono spesso più costose e fastidiose del costo di un accordo. Spendere molto denaro per la difesa, anche in caso di successo, può essere meno economico di scendere a compromessi e pagare al dipendente una frazione di quanto richiesto.
Riassunto
In tutto il mondo i tribunali emettono sentenze contro soggetti che possiedono beni negli Stati Uniti. Ad esempio, alcune sentenze possono riguardare società americane che svolgono attività commerciali all’estero o cittadini che detengono conti bancari presso banche americane. Dopo avere vinto la causa all’estero, chi ha promosso l’azione giudiziaria (“attore”) potrebbe dover avviare un procedimento negli Stati Uniti per utilizzare la sentenza per aggredire i beni americani della controparte (“convenuto”). Questo processo, chiamato “domestication”, prevede alcune regole specifiche che può essere utile conoscere prima di procedere.
Il debitore è soggetto alla giurisdizione personale negli USA?
Ai sensi dell’Uniform Foreign Money Judgments Recognition Act, i tribunali americani possono chiedere la prova della legittimità di una sentenza straniera prima di eseguirla. Una questione che i tribunali spesso esaminano è se il debitore era soggetto alla giurisdizione personale nel paese straniero. Se il tribunale USA ritiene che il debitore non fosse soggetto alla giurisdizione all’estero, non può eseguire la sentenza negli Stati Uniti. Per determinare l’esistenza di una giurisdizione personale all’estero, i tribunali americani possono esaminare sia la legge della giurisdizione straniera sia quella americana, come ha fatto il tribunale in questo caso.
Inoltre, i tribunali americani possono anche richiedere che il debitore sia soggetto alla giurisdizione personale secondo le leggi negli Stati Uniti. A seguito di una decisione della corte d’appello di New York, alcuni avvocati hanno sostenuto che il processo di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza negli Stati Uniti non implicassero una vera e propria causa che richiedesse la giurisdizione personale sul debitore della sentenza. Tuttavia, la corte d’appello di New York ha chiarito in un’altra decisione che la giurisdizione personale è richiesta per i debitori quando si riconoscono ed eseguono sentenze straniere.
La regola dell’entità separata
Le parti in causa cercano spesso di far riconoscere ed eseguire le sentenze straniere negli Stati Uniti perché i convenuti hanno conti presso banche americane. Gli Stati Uniti possono anche sembrare un luogo attraente per la domestication di una sentenza, perché quasi tutte le principali banche del mondo hanno un ufficio o svolgono attività commerciali negli Stati Uniti. Tuttavia, il fatto che una banca sia soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti non significa che i tribunali daranno sicuramente esecuzione alle sentenze straniere contro i beni in loro possesso.
Al contrario, giurisdizioni come New York applicano la “Separate Entity Rule“. Questa regola tratta ogni filiale di un istituto finanziario come se fosse un’entità separata. Ciò significa che, ad esempio, una sentenza di New York può essere utilizzata solo per aggredire i beni di una banca svizzera detenuti presso una sua filiale di New York. La sentenza non può invece essere utilizzata per aggredire crediti presso le filiali svizzere.
Secondo la Corte Suprema di New York, lo scopo della Separate Entity Rule è quello di incoraggiare le banche a operare in una giurisdizione senza temere di sottoporre tutti i loro beni internazionali a giudizi domestici. Inoltre, si vuole evitare che altre giurisdizioni espongano le banche americane a sentenze straniere. Inoltre, si rende più facile per le filiali bancarie rispettare le leggi di un solo Paese, evitando conflitti tra le leggi o sentenze di Paesi diversi, ed eseguire ricerche solo sui beni nazionali e non su quelli di tutto il mondo.
A causa di questa regola, i creditori, tali in virtù di sentenze provenienti da fuori gli Stati Uniti, dovrebbero far riconoscere ed eseguire le sentenze nello stesso luogo in cui si trovano i beni dei debitori, non solo dove si trovano le loro banche.
Trasferire i beni nella giurisdizione
Sebbene le parti in causa abbiano spesso bisogno di far riconoscere ed eseguire una sentenza all’estero per aggredire i beni in tale giurisdizione, vi sono alcuni casi in cui un tribunale può ordinare a una parte di trasferire i beni nella giurisdizione in cui ha sede l’attore.
Questo problema è emerso in un caso importante a New York. In quel caso, il tribunale ha stabilito che a un convenuto soggetto alla giurisdizione personale di New York poteva essere ordinato di trasferire a New York i beni fisici in suo possesso in esecuzione di una sentenza. In un caso successivo, il tribunale ha stabilito che ciò non era in conflitto con la Separate Entity Rule, in quanto tale norma si applica solo ai conti bancari presso le filiali delle banche.
Questo principio può essere utile per le parti in causa che desiderino la domestication di una sentenza contro un convenuto soggetto a giurisdizione personale negli Stati Uniti, e che possieda tuttavia beni fisici al di fuori del Paese. In questo modo si possono applicare le procedure del sistema giuridico americano per l’esecuzione delle sentenze, consentendo al contempo al creditore di riscuotere i beni esteri.
Conclusioni:
- gli attori devono assicurarsi che esista la giurisdizione personale sui convenuti non solo in base alle leggi della giurisdizione in cui intentano la causa, ma anche in base alle leggi della giurisdizione in cui intendono eseguire le sentenze;
- gli attori devono assicurarsi che le giurisdizioni in cui eseguono le sentenze consentano di aggredire effettivamente i beni dei convenuti, poiché alcune potrebbero non farlo in base a norme come la Separate Entity Rule.
Con la nuova amministrazione statunitense, ci si aspetta grandi cambiamenti nell’ambito dell’immigrazione legata al business, ossia a quella parte della legislazione sull’immigrazione relativa ai visti per investitori e per lavoratori dipendenti. Anche se alcune delle più importanti riforme dovranno essere approvate dal Congresso statunitense (come, ad esempio, l’introduzione di un visto per start-up o la rimozione del numero massimo di visti H-1B per le occupazioni speciali), le società straniere, gli investitori e i soggetti con abilità straordinarie possono già godere di un ambiente più amichevole alla luce dei nuovi executive orders emanati di recente dal Presidente Biden ed delle nuove direttive dell’U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).
Di seguito sono elencati e analizzati alcuni dei requisiti necessari all’ottenimento di visti per investitori e di visti per i lavoratori dipendenti, che ci si aspetta verranno ora interpretati maggiormente a favore dei richiedenti.
E-2 Non Immigrant Temporary Investor Visa
Per coloro che sono seriamente interessati ad un progetto di business di notevole importanza, il governo statunitense offre il cosiddetto E-2 Investor Visa, in base al paese di cittadinanza dell’investitore e in base a specifici requisiti:
Quando l’investimento è considerato adeguato?
Affinché l’investimento venga considerato adeguato, esso deve essere “attivo”, ossia deve essere reale, concreto, ed essere il risultato di un impegno finanziario serio. L’investimento deve essere rischioso, quindi un mero trasferimento di capitale da un conto corrente straniero non sarà sufficiente per ottenere un visto E-2. Sono previsti poi una serie di requisiti aggiuntivi, quali, ad esempio, l’acquisto di materiale, l’affitto di un locale commerciale, etc.
A quanto ammonta l’investimento per ottenere un visto?
La legge richiede che l’investimento sia substantial, ossia sostanziale. Di conseguenza, l’ammontare dell’investimento è relativo all’industria specifica. Ad esempio, se si vuole aprire un nuovo ristorante sulla Fifth Avenue a New York City, con 100 posti a sedere, US $100.000 non saranno sufficienti. Dall’altro lato Visti E-2 sono stati approvati con un investimento di poco superiore ai US $80.000, dal momento che i costi iniziali erano relativamente bassi.
Per essere substantial l’investimento deve essere:
- proporzionale al valore del business (nel caso di un business già esistente)
oppure
- sufficiente per garantire la creazione di un nuovo business
- non marginale
Con l’investimento si dovrà essere in grado di creare nuove opportunità di lavoro, non solo per l’investitore e la sua famiglia, ma anche per cittadini americani.
Nel caso di start-up, il business plan iniziale dovrà indicare, in grande dettaglio, come queste opportunità di lavoro per cittadini americani verranno create.
Uno dei migliori vantaggi del visto E-2 è che l’investitore potrà poi assumere e sponsorizzare altri visti E-2 per lavoratori essenziali e manager che abbiano la stessa nazionalità dell’investitore principale.
O-1 Extraordinary Ability Visa
Il visto O-1 viene concesso a coloro che dimostrano quanto segue:
- extraordinary ability nella scienza, educazione, business, o sport; oppure
- extraordinary ability nelle arti (che comprende anche qualsiasi attività creativa). Fotografi, designers, architetti, scrittori e anche parrucchieri e chef sono tutti considerati artisti ai fini dell’immigrazione e possono qualificarsi per un visto O1; oppure
- raggiungimenti extraordinary in ambito cinematografico e nell’industria televisiva.
La differenza tra queste tre categorie sta nella prova dei requisiti.
I casi più difficili da provare sono quelli per soggetti con abilità straordinarie nella scienza, educazione, business ed atletica perché il visto O-1 viene concesso solo a chi è al top del rispettivo campo di specializzazione, rappresentando quindi una percentuale molto bassa.
Un onere della prova minore viene richiesto per chi vuole ottenere il visto nell’ambito cinematografico e nel settore televisivo. In questo caso, si richiede che il beneficiario del visto sia outstanding ossia che il beneficiario sia conosciuto ed abbia capacità eccezionali.
Infine, la categoria per coloro che hanno abilità straordinarie nelle arti è la più facile da provare perché un livello di distinzione è sufficiente. Per dimostrare tale livello di distinzione il beneficiario dovrà presentare prova documentale della sua abilità straordinaria nel campo specifico.
Per ottenere un visto O-1 il beneficiario deve soddisfare almeno tre categorie su sei, dimostrando, in genere, che si sono articoli di giornale che parlano del beneficiario e delle sue abilità, che il beneficiario ha ricevuto dei premi e includendo lettere di presentazione.
Nella domanda di visto O-1 il richiedente deve essere o un datore di lavoro americano o un agente americano. Nel primo caso, il datore di lavoro deve essere una persona o un business che andrà ad assume il beneficiario in maniera esclusiva. Un contratto di lavoro o almeno un riassunto dei termini di un contratto orale può essere prova sufficiente per dimostrare la relazione datore di lavoro / dipendente. Dall’altro lato, un agente americano può essere un agente nell’ambito di specializzazione e business del richiedente e può presentare la domanda di visto senza che ci sia un contratto di esclusiva con il beneficiario. In questo ultimo caso, si dovrà presentare, con la domanda, un programma di eventi già pianificati o proposti al quale il beneficiario prenderà parte.
H-1B Specialty Occupation
Il 1 Aprile di ogni anno, l’USCIS inizia ad accettare domande per visti H-1B, meglio conosciuti come work visas, ossia visti lavorativi.
La caratteristica principale di questa categoria di visti è la limitazione nel numero di visti H-1B concessi dall’USCIS ogni anno. Solo 85.000 visti di questo tipo possono essere emanati annualmente per richiedenti in tutto il mondo. Questo numero è poi ridotto per molti beneficiari, dal momento che 20.000 di questi 85.000 visti sono riservati a coloro che hanno lauree di un certo livello, come, ad esempio, master, ottenuti negli Stati Uniti. Di conseguenza, sono lasciati solo 65.000 visti per il resto dei beneficiari.
Avendo a che fare con un numero assai elevato di domande di visto H-1B, l’USCIS ha creato un sistema di lotteria computerizzata che decide automaticamente quali domande devono essere valutate (ma non approvate). Al contrario, quelle non scelte non verranno prese in considerazione. I fortunati che sono stati scelti nella lotteria avranno vedranno quindi le proprie domande prese in considerazione nel merito dall’USCIS.
Nel 2020 è stato istituito un sistema di registrazione elettronica per coloro che vogliono fare richiesta di un visto H1B, sia per limitare lo scambio di dati e l’ammontare di documentazione presentata, che per ridurre i costi totali dei datori di lavoro che vogliono sponsorizzare un visto H-1B. Il sistema prevede una semplice registrazione dell’azienda sponsorizzante e del candidato, assieme al pagamento di soli $10.
Una volta terminato il periodo di registrazione, che dura 14 giorni e si svolge solitamente nella seconda metà del mese di Marzo, l’USCIS selezionerà, a caso, coloro che possono procedere con la domanda di visto H-1B che verrà poi regolarmente analizzata dall’USCIS. I soggetti selezionati dovranno presentare tale domanda di visto H-1B entro 90 giorni.
L’USCIS approverà una domanda di visto H-1B se sono soddisfatti criteri specifici:
- deve esserci una relazione di datore di lavoro / dipendente. Una relazione di lavoro indipendente non è sufficiente. L’USCIS verificherà se il datore di lavoro ha controllo sulle attività del dipendente e se il dipendente è incluso nell’organizzazione del datore di lavoro.
- il beneficiario deve essere assunto nell’occupazione specializzata che corrisponda alla sua precedente carriera professionale o di studi. In altre parole, l’USCIS apre le porte solo agli stranieri competenti. Non solo il richiedente deve avere una laurea nel campo nel quale intende lavorare, ma anche la posizione offerta deve, per sua natura, richiedere almeno una laurea. L’USCIS, in genere, si appoggia al Dipartimento del Lavoro per verificare se una particolare occupazione richiede almeno una laurea. Mentre certe occupazioni, quali avvocati, medici, architetti etc., non comportano, di solito, problematiche circa la qualificazione del candidato, altre professioni, come specialisti in marketing, analisti, graphic designer e molti altri creano spesso problematiche al riguardo.
- il salario offerto dal datore di lavoro al beneficiario deve corrispondere almeno al salario medio offerto per simili posizioni nella stessa area geografica. Per stabilire il salario medio, l’USCIS utilizza i dati messi a disposizione dal Dipartimento del Lavoro, affinché’ vengano eliminate domande senza fondamento. Questo fa si che il visto H-1B sia riservato solo ai più bravi richiedenti stranieri.
L-1 Intracompany Transferee Visa
I visti L-1 permettono a società che hanno una presenza sia all’estero che negli Stati Uniti (sia per business già esistenti negli USA che per business nuovi) di trasferire i proprio dipendenti negli Stati Uniti, siano essi manager o executives (L-1A) oppure dipendenti con conoscenze specializzate (L-1B).
Il beneficiario del visto deve aver lavorato per la società all’estero per un anno consecutivo nei tre anni precedenti la data della domanda di visto.
Avere capacità manageriale significa che il beneficiario ha la capacità ed esperienza per supervisionare dipendenti e che ha le competenze di gestione della società o di un suo ramo.
Possedere conoscenze specializzate significa che il beneficiario ha una conoscenza specifica e specializzata del prodotto o del servizio offerto dalla società, dei macchinari aziendali, o del modus operandi dell’azienda, oppure che il beneficiario ha un livello specifico di conoscenza o esperienza circa i processi produttivi della società.
The COVID-19 pandemic’s dramatic disruption of the legal and business landscape has included a steep drop in overall M&A activity in Q1 2020. Much of this decrease has been due to decreased target valuations, tighter access by buyers to liquidity, and perhaps above all underlying uncertainty as to the crisis’s duration.
For pending transactions, whether the buyer can walk away from the deal (or seek a purchase price reduction) by invoking a material adverse change (MAC) or material adverse effect (MAE) clause – or another clause in the purchase agreement – due to COVID-19 has become a question of increasing relevance. MAC/MAE clauses typically allow a buyer to terminate an acquisition agreement if a MAC or MAE occurs between signing and closing.
Actual litigated cases in this area have been few and far between, as under longstanding Delaware case law[1], buyer has the burden of proving MAC or MAE, irrespective of who initiates the lawsuit. And the standard of proof is high – a buyer must show that the effects of the intervening event are sufficiently large and long lasting as compared to an equivalent period of the prior year. A short-term or immaterial deviation will not suffice. In fact, Delaware courts have only once found a MAC, in the December 2018 case Akorn, Inc. v. Fresenius Kabi AG.
And yet, since the onset of the COVID-19 pandemic, numerous widely reported COVID-19 related M&A litigations have been initiated with the Delaware Court of Chancery. These include:
- Bed, Bath & Beyond suing 1-800-Flowers (Del. Ch. April 1, 2020) to complete its acquisition of Perosnalizationmall.com (purchaser sought an extension in closing, without citing specifically the contractual basis for the request);
- Level 4 Yoga, franchisee of CorePower Yoga, suing CorePower Yoga (Del. Ch. Apr 2, 2020) to compel CorePower Yoga to purchase of Level 4 Yoga studios (after CorePower Yoga took the position that studio closings resulting from COVID-19 stay-at-home orders violated the ordinary course covenant);
- Oberman, Tivoli & Pickert suing Cast & Crew (Del. Ch. Apr 6, 2020), an industry competitor, to complete its purchase of Oberman’s subsidiary (Cast & Crew maintained it was not obligated to close based on alleged insufficiencies in financial data provided in diligence);
- SP VS Buyer LP v. L Brands, Inc. (Del. Ch. Apr 22, 2020), in which buyer sought a declaratory judgment in its favor on termination); and
- L Brands, Inc. v. SP VS Buyer L.P., Sycamore Partners III, L.P., and Sycamore Partners III-A, L.P (Del. Ch. Apr 23), in which seller instead seeks declaratory judgment in its favor on buyer obligation to close.
Such cases, typically signed up at an early stage of the pandemic, are likely to increase. Delaware M&A-MAC-related jurisprudence suggests that buyers seeking to cite MAC in asserting their positions should expect an uphill fight, given buyer’s high burden of proof. Indeed, Delaware courts’ sole finding of a MAC in Akorn was based on rather extreme facts: target’s (Akorn’s) business deteriorated significantly (40% and 20% drops in profit and equity value, respectively), measured over a full year. And quite material to the Court’s decision was the likely devastating effect on Akorn’s business resulting from Akorn’s deceptive conduct vis-à-vis the FDA.
By contrast, cases before and after Akorn, courts have not found a MAC/MAE, including in the 2019 case Channel Medsystems, Inc. v. Bos. Sci. Corp. There, Boston Scientific Corporation (BSC) agreed to purchase Channel Medsystems, Inc., an early stage medical device company. The sale was conditioned on Channel receiving FDA approval for its sole product, Cerene. In late December 2017, Channel discovered that falsified information from reports by its Vice President of Quality (as part of a scheme to steal over $2 million from Channel) was included in Channel’s FDA submissions. BSC terminated the merger agreement in May 2018, asserting that Channel’s false representations and warranties constituted a MAC.
The court disagreed. While Channel and Akron both involved a fraud element, Chanel successfully resubmitted its FDA application, such that the fraudulent behavior – the court found – would not cause the FDA to reject the Cerene device. BSC also failed to show sufficiently large or long-lasting effects on Channel’s financial position. Channel thus reaffirmed the high bar under pre-Akron Delaware jurisprudence for courts to find a MAC/MAE (See e.g. In re IBP, Inc. S’holders Litig., 789 A.2d 14 (Del. Ch. 2001); Frontier Oil Corp. v. Holly Corp., 2005 WL 1039027 (Del. Ch. Apr. 29, 2005); Hexion Specialty Chemicals v. Huntsman Corp., 965 A.2d 715 (Del. Ch. 2008)).
Applied to COVID-19, buyers may have challenges in invoking MAC/MAE clauses under their purchase agreements.
First, it may simply be premature at this juncture for a buyer to show the type of longer-term effects that have been required under Delaware jurisprudence. The long-term effects of COVID-19 itself are unclear. Of course, as weeks turn into months and longer, this may change.
A second challenge is certain carve-outs typically included in MAC/MAE clauses. Notably, it is typical for these clauses to include exceptions for general economic and financial conditions generally affecting a target’s industry, unless a buyer can demonstrate that they have disproportionately affected the target.
A buyer may be able to point to other clauses in a purchase agreement in seeking to walk away from the deal. Of note is the ordinary course covenant that applies to the period between signing and closing. By definition, most targets are unable to carry out business during the COVID-19 crisis consistent with past practice. It is unclear whether courts will allow for a literal reading of these clauses, or interpret them taking into account the broader risk allocation regime as evidenced by the MAC or MAE clause in the agreement, and in doing so reject a buyer’s position.
For unsigned deals, there may be some early lessons for practitioners as they prepare draft purchase agreements. On buyer walk-away rights, buyers will want to ensure that the MAE/MAC definition includes express reference to “pandemics” and “epidemics”, if not to “COVID-19” itself. Conversely, Sellers may wish to seek to loosen ordinary course covenant language, such as by including express exceptions for actions required by the MAC or MAE and otherwise ensure that they comply with all obligations under their control. Buyers will also want to pay close attention to how COVID-19 affects other aspects of the purchase agreement, including seeking more robust representations and warranties on the impact of COVID-19 on the target’s business.
[1] Although the discussion of this based Delaware law, caselaw in other U.S. jurisdictions often is consistent Delaware.
Il numero di artisti negli Stati Uniti è notevole. O per lo meno, gli “artisti” così come definiti dalle regolamentazioni sull’immigrazione. Infatti, uno dei visti più diffusi è il visto O-1, detto anche “visto artistico”. Per essere più precisi, il visto O-1 non è riservato solo ad artisti, bensì a coloro che sono in grado di dimostrare extraordinary abilities in alcuni settori, tra cui appunto l’arte.
L’O-1 visa è riservato a persone che dimostrano: 1) extraordinary abilities nelle scienze, istruzione, business e atletica; 2) extraordinary abilities nell’arte. Questa categoria non include solamente le classiche belle arti, arti performative e visive ma ogni attività creativa. Fotografi, designers, architetti, scrittori e persino coiffeurs e chefs sono tutti considerati “artisti” secondo la regolamentazione sull’immigrazione e si possono, quindi, qualificare per l’ottenimento di un visto O-1 grazie; oppure 3) extraordinary abilities nell’industria cinematografica o televisiva.
La differenza tra le tre categorie risiede nella maggior o minore difficoltà nel provare le extraordinary abilities. I casi più difficili da provare sono quelli relativi alle extraordinary abilities nelle scienze, nell’istruzione, nel business e nell’atletica, in quanto riservati a coloro che sono riusciti ad arrivare to the very top del proprio settore, rappresentando, quindi, solo una piccola percentuale. Uno standard probatorio meno rigoroso è richiesto per coloro che vogliono dimostrare extraordinary abilities nell’industria cinematografica o televisiva, dove è richiesto che il soggetto sia outstanding, ovvero eccezionale e illustre. Infine, la categoria più facile da provare è quella per soggetti con extraordinary abilities in arts, in quanto un mero livello di distinction è ritenuto sufficiente. Il requisito della Distinction viene considerato soddisfatto quando dei risultati positivi nel proprio settore sono corroborati da prove documentali. La categoria dell’arte è, dunque, intesa in senso molto ampio ed è la più semplice da provare. Non sorprende, quindi, che, almeno nel campo dell’immigrazione, gli Stati Uniti siano un paese che accoglie positivamente gli “artisti”.
Ulteriori differenze tra le categorie risiedono nel tipo di prove da presentare all’United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). Più nello specifico, al riguardo, il primo gruppo, quello riservato ad individui con extraordinary abilities nelle scienze, nell’istruzione, nel business e nell’atletica e denominato O-1A si distingue dalle altre due categorie (extraordinary abilities nelle arti e nell’industria cinematografica e televisiva), raggruppati sotto la dicitura O-1B per le seguenti ragioni.
Per ottenere un O-1A bisogna dimostrare di essere arrivati al top nel proprio settore provando:
- La ricezione di un premio di estrema rilevanza internazionale, come ad esempio il Premio Nobel;
oppure
- Soddisfacendo almeno tre dei seguenti requisiti:
- Ricezione di un premio riconosciuto o nazionalmente o internazionalmente come simbolo di eccellenza nel settore;
- Appartenenza ad associazioni che richiedono ottenimenti di risultati di rilievo nel settore;
- Articoli o altre pubblicazioni che parlino dei successi del soggetto che fa richiesta del visto nel campo specifico;
- Contribuzione scientifiche o di business nel settore di rilevanza;
- Essere autore di pubblicazioni scientifiche nel settore;
- Aver ricevuto o ricevere uno stipendio (o altre forme di compensazione) elevato se comparato ad altri nel settore;
- Aver assunto le funzioni di giudice del lavoro di altri nel settore;
- Essere stati impiegati in ruoli chiave per enti/organizzazioni di rilievo.
Per ottenere un O-1B, invece, bisogna:
- aver ricevuto o anche “solo” essere stato nominato per un premio di estrema rilevanza internazionale, come ad esempio un Oscar, Emmy, oGrammy;
oppure:
- Soddisfare almeno tre di questi requisiti:
- Aver rivestito un ruolo cruciale in rappresentazioni illustri;
- Aver ottenuto fama nazionale o internazionale così come evidenziato da articoli di giornale o altre pubblicazioni;
- Aver rivestito un ruolo cruciale in organizzazioni o enti illustri;
- Aver ottenuto un successo testimoniato dal pubblico (al botteghino) o dalla critica;
- Aver ottenuto un considerevole riconoscimento per i successi conquistati così come evidenziato da premi o da testimonianze di esperti e critici di un determinato settore.
- Aver ricevuto o ricevere uno stipendio (o altre forme di compensazione) elevato se comparato ad altri nel settore.
E’ opportuno ricordare che, all’interno dell’O-1B, ci sono due sottocategorie il cui standard probatorio è differente: più esigente quello per soggetti dell’industria cinematografica e televisiva (outstanding, ovvero eccezionale e illustre), più facile da provare per soggetti che operano nelle arti (distinct, ovvero molto conosciuta/o).
In relazione alle prove da presentare, un O-1 case si dimostra tramite articoli di giornale (o simili pubblicazioni), premi (o comunque riconoscimenti ufficiali) e testimonianze/lettere di presentazione.
In un O-1 Application, il Petitioner sarà o un US employer o un US Agent. Il primo è un classico datore di lavoro che utilizzerà le extraordinary abilities del candidato in maniera esclusiva. In tal caso, un vero e proprio contratto di lavoro o, perlomeno, una sintesi scritta e firmata dalle parti dell’accordo orale può essere considerata prova sufficiente circa l’esistenza del rapporto di lavoro. Uno US Agent, invece, è un soggetto o un ente operante nella stessa industria in questione, che sponsorizza il candidato pur senza impegnarsi ad impiegare lo stesso in via esclusiva. In questo caso, piuttosto che un contratto di lavoro, è necessario includere nella domanda di visto un percorso/itinerario di quelle che saranno le attività del candidato.
Il visto O-1 viene concesso per un tempo corrispondente alla durata dell’evento a cui prenderà parte il soggetto con extraordinary abilities fino a un massimo di tre anni e può essere prolungato qualora la durata dell’evento in questione venga estesa. A meno che… il possessore dell’O-1 non soddisfi già i requisiti per divenire un residente permanente. Infatti, l’O-1 visa è uno di quei visti che gode di una corsia preferenziale verso l’ottenimento della tanto desiderata green card.
The 2017 Tax Cuts and Jobs Act (the “TCJA”), signed into law by President Trump on December 22, 2017, introduces sweeping changes in U.S. tax law, affecting businesses of all kinds. This Practice Note focuses on a few key provisions of the TCJA particularly relevant to non-U.S. manufacturing corporations with U.S. distribution subsidiaries. These changes in U.S. tax law may impact these companies operate now, as well as future plans for entering the U.S. market.
Federal Corporate Income Tax Rate
- Change: Most significantly, the US federal corporate tax rate has permanently been reduced from 35% to 21%. In addition, the corporate alternative minimum tax (which applied when higher than the regular corporate tax) has been repealed.
- Comment: The reduction of the headline U.S. federal corporate tax rate to 21%, which is a lower rate than in many of the home countries of non-U.S. corporations, will obviously benefit non-U.S. manufacturers with existing U.S. subsidiaries, and may influence those who sell directly into the U.S. (g., through independent distributors) to consider forming US subsidiaries and expanding their U.S. presence.
Interest Deductions
- Change: Under the TCJA, net business interest deductions are generally limited to 30% of “adjusted taxable income,” which is essentially EBITDA (taxable income plus depreciation and amortization deductions) for years 2018-2021 and EBIT (taxable income without adding back depreciation/amortization). Disallowed interest expense is carried forward indefinitely. Before the TCJA, interest was generally deductible when paid or accrued, subject to numerous limitations, including debt/equity ratios and taxable income. U.S. corporations – other than small businesses (average annual gross receipts under $25 million, on an affiliated group basis) – are subject to these limitations.
- Comment: The TCJA’s limitation on interest deductions are designed to protect the U.S. tax base. As a result, non-U.S. manufacturers with existing U.S. subsidiaries, and those planning to establish U.S. subsidiaries, may decide to reduce or limit the amount of debt in their U.S. subsidiaries.
Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT)
- Change: Under the TCJA, large U.S. corporations that are part of multinational groups are potentially subject to a new BEAT tax, which is essentially a minimum tax applicable to corporations that seek to reduce their US taxes by claiming large deductions for “base erosion payments” to non-US affiliates. The targeted deductions include royalties, interest and depreciation. However, and of particular significance to non-U.S. manufacturers, the version of the BEAT as finally enacted does not treat inventory costs (cost of goods sold) as base erosion payments. The BEAT generally applies to U.S. corporations that are part of multinational groups with average annual gross receipts of $500 million over the prior three-year period. The tax rate is five percent in 2018, 10% through 2025, and 12.5% thereafter.
- Comment: U.S. corporations with foreign headquarters that may be subject to BEAT may wish to revisit current practices as to purchase and sale of product, license arrangements and the provisions of back-office and other services between foreign parent and U.S. subsidiary.
Net Operating Losses
Net operating losses (NOL) from prior years generally can no longer be carried back to claim refunds. A U.S. company may use NOL carryforwards to offset only up to 80% of its taxable income (with unused NOLs carried forward into future years). Note that NOLs arising in tax years that began on or before December 31, 2017, will remain subject to the prior two-year carryback and twenty-year carryforward rule until their expiration and will also continue to be available to offset 100% of taxable income. As a result, a corporation with pre-TCJA NOLs may be viewed as more valuable than corporations with newer NOLs.
Foreign-derived Intangible Income (FDII)
- Change: The TCJA implements a new tax regime that provides a lower 13.125% U.S. federal income tax rate (rather than the new standard 21% rate) on “foreign-derived intangible income” for U.S. corporations. The special tax rate is effected by granting a 37.5% deduction for a C corporation’s foreign-derived intangible income. Foreign-derived intangible income is, generally, a portion of a C corporation’s income in excess of a threshold return derived from services performed for persons not located in the United States and from sales or licensure of property to non-U.S. persons for consumption outside the United States. The 37.5% deduction is temporary, and for tax years beginning after December 31, 2025, drops to 21.875%, resulting in a U.S. federal income tax rate of 16.406% (rather than the standard 21% rate) on foreign-derived intangible income for those years.
- Comment: FDII should encourage non-U.S. manufacturers to hold intellectual property (IP) in the U.S. and exporting from the U.S, rather than, for example, through a tax-haven entity that licenses the IP to a U.S. subsidiary. This may be particularly of interest to non-U.S. technology-based companies that seek to migrate to the U.S., as their principal market (whether for talent, sales or financing).
Of course, this Practice Note only provides a broad summary of certain highly technical provisions of the TCJA that we think are particularly relevant to non-U.S. manufacturing companies with U.S. distribution subsidiaries. Because they are new (and unclear in certain respects), many open questions remain on which we await further guidance. Please contact me in case you have any questions regarding these matters.
La distribuzione commerciale negli USA è affrontata da molte imprese italiane in modo “informale”, ossia senza avere regolato il rapporto con il distributore-importatore, sulla base di semplici ordinativi, conferme d’ordine e fatture.
Chi procede in questo modo spesso riferisce di farlo perchè pensa di essere meno vincolato in assenza di un contratto scritto, ma ciò in realtà espone il produttore-venditore a rischi molto alti e favorisce, al contrario, il compratore.
In altri casi l’imprenditore italiano opera con contratti del tutto inadeguati al mercato USA, spesso riciclati da modelli civilistici che non trattano in modo corretto e completo tutte le pattuizioni necessarie a regolare il rapporto commerciale.
Un buon contratto di distribuzione per gli USA è un investimento fondamentale per operare in modo consapevole e consente di disciplinare in modo chiaro alcuni elementi fondamentali del rapporto, tra i quali:
- la limitazione di responsabilità per i danni contrattuali (ad esempio con previsione di un tetto massimo equivalente al valore dei prodotti venduti);
- l’esclusione delle c.d. garanzie implicite sui prodotti venduti, disciplinando in modo chiaro quali garanzie il produttore riconosce, per quanto tempo e quali sono le modalità di attivazione di tali garanzie;
- fissare il termine del contratto, preferibilmente indicando un termine fisso ed escludendo che l’accordo di possa rinnovare in modo tacito;
- determinare il periodo di preavviso per esercitare il recesso contrattuale, che deve essere congruo in relazione alla durata del contratto;
- inserire alcune “way out” dall’accordo nel caso di andamento non soddisfacente degli affari (le più comuni sono quelle del fatturato minimo o l’attivazione di un certo numero minimo di clienti o punti vendita o altri KPI il più possibile oggettivi);
- concordare quali sono le zone geografiche e i canali di rivendita (online ed off-line) assegnati al distributore;
- coordinare le politiche commerciali in modo da evitare conflitti di interesse o la presenza di prezzi molto diversi sul mercato a seconda degli operatori (considerando che la normativa anti-trust negli USA è più permissiva e consente maggiori margini di manovra di quella applicabile nell’Unione Europea);
- prevedere la legge applicabile e il foro per eventuali contenziosi, scelta che deve essere fatta in modo consapevole, tenendo a mente che spesso optare per la legge italiana e il giudice italiano può risultare controproducente, soprattutto nel caso in cui sia necessario eseguire la sentenza negli USA;
- quando è bene considerare un arbitrato, specie nel caso di rapporti commerciali complessi e di alto valore, nei quali può essere importante poter affidare la decisione del contenzioso ad un arbitro esperto della specifica materia di cui si tratta;
Quando considerare la costituzione di una filiale o succursale negli USA
La scelta di costituire una LLC o Corporation negli USA è una valutazione da fare caso per caso, che dipende molto dalle necessità operative sul mercato americano; in genere si giustifica tutte le volte che certe attività non possano essere delegate ad un distributore, come quando la promozione dei prodotti richieda una forza vendite specializzata, oppure sia necessario un servizio di assistenza post-vendita di una certa complessità, o la tempistica o le modalità di fornitura di certi prodotti richieda la gestione di un magazzino locale.
Altro elemento importante da considerare è che la Corporation consente di costituire un soggetto giuridico autonomo, che risponde in modo indipendente delle proprie obbligazioni contrattuali e fa fronte autonomamente agli adempimenti fiscali legati all’attività posta in essere negli USA.
L’importanza di una buona copertura assicurativa
Altro tema oggetto di confronto, grazie alla presenza di un esperto del settore come Francesco Rinaldi di East Broker, è stato la copertura del rischio da prodotto sul territorio degli USA e del NAFTA, prestando particolare attenzione alla previsione espressa nella polizza della retroattività della copertura, per coprire anche i prodotti già venduti negli anni precedenti.
Un altro motivo per prevedere la copertura assicurativa è dato dal fatto che queste polizze generalmente includono anche la copertura per le spese legali, che negli USA possono essere elevatissime e devono essere sopportate anche nel caso di vittoria nel contenzioso: è bene però negoziare espressamente anche una copertura per la tutela legale penale, in caso di necessità (ad esempio per lesioni o morte legate all’utilizzo di un prodotto).
