In Germania le norme a tutela del marchio, della denominazione commerciale e della denominazione d’origine sono contenute nella legge sul marchio “Markengesetzt” del 1994 (da ultimo novellata nel novembre 2011) e nel suo regolamento di attuazione.
Caratteristica comune di tutti questi segni distintivi consiste nel fatto che essi stabiliscono un immediato collegamento con un determinato oggetto o una prestazione e pertanto hanno la funzione di identificare nel mercato il produttore o il fornitore di servizi. Collaterale a questa funzione identificativa della provenienza, espressamente prevista dalla legislazione europea sul marchio, la Corte di Cassazione tedesca ha sottolineato recentemente anche la funzione pubblicitaria del marchio, per cui il marchio va inteso anche come elemento promozionale delle vendite e strumento di strategia commerciale.
Nonostante la legislazione europea sul marchio sia quasi completamente omogenea e siano in programma ulteriori riforme, la legge tedesca sul marchio presenta alcune particolarità.
In Germania per determinati segni distintivi quali le parole, i colori, le rappresentazioni tridimensionali ed i suoni, la tutela del marchio si ottiene mediante la registrazione o in virtù della cosiddetta acquisizione del carattere distintivo a seguito dell’utilizzo. Per la registrazione di marchi per prodotti e servizi vengono utilizzati i criteri stabiliti nella classificazione di Nizza, in base alla quale è possibile registrare un unico marchio per più categorie merceologiche o di servizi.
La procedura di registrazione del marchio viene di norma ultimata dopo 6 – 9 mesi dalla richiesta di registrazione presentata all’Ufficio Tedesco Marchi e Brevetti “Deutsches Patent- und Markenamt”, qualora non vi siano obiezioni. Dalla data di pubblicazione della avvenuta registrazione decorre il termine trimestrale per l’impugnazione.
Il marchio è tutelato a partire dalla data di presentazione della domanda di registrazione e deve venire utilizzato per i prodotti o i servizi per cui è stato richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla avvenuta registrazione o dalla conclusione dell’eventuale procedimento di impugnazione.
Per la presentazione della domanda di registrazione di un marchio non è necessario avere una filiale aziendale in Germania, ma è necessario che la presentazione avvenga per il tramite di un avvocato locale specializzato in marchi ed iscritto presso l’Ufficio Tedesco Marchi e Brevetti. Il tempo di durata della tutela del marchio in Germana è decennale ma può venire prolungato a piacimento previo pagamento dei diritti. Nel 2012 sono state presentate in Germania quasi 60.000 domande di registrazione delle quali tuttavia solo una piccola parte era di provenienza estera.
Norme anticontraffazione in Germania
In Germania, la tutela contro lo sfruttamento illegale mediante imitazione del prodotto è regolata sia nelle leggi sulla tutela dei diritti commerciali (legge sul marchio, legge sui modelli e disegni ornamentali, legge sui brevetti, legge sui modelli di utilità) sia nella legge contro la concorrenza sleale.
Mentre la legge sul marchio proibisce l’utilizzo di marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o simili, la legge contro la concorrenza sleale si occupa delle frodi sulla provenienza, dello sfruttamento illegale della fama di prodotti altrui e della induzione in errore su qualità o origine del prodotto.
Di regola, i contraffattori non si limitano a copiare l’aspetto esteriore di un prodotto ma in più appongono sul prodotto anche il marchio corrispondente. Per tale motivo in questi casi si applicano sia le norme della legge sul marchio sia, in via sussidiaria, le norme della legge contro la concorrenza sleale. Secondo la giurisprudenza tedesca, le norme di tutela del marchio sono norme speciali e pertanto devono essere applicate prioritariamente rispetto alle norme generali sulla concorrenza. Solo nel caso in cui la tutela mediante l’applicazione della legge sul marchio non sia possibile, possono essere applicate in via suppletiva le norme sulla concorrenza. Tuttavia recentemente questo orientamento prevalente è stato rivisitato in dottrina con riguardo alle regole della direttiva europea in tema di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori nel mercato interno, inserite in Germania nella legge contro la concorrenza sleale. A tale proposito si è affermato che mentre nei rapporti tra produttori concorrenti continua ad essere prioritaria l’applicazione delle legge sul marchio, solo nell’ambito delle norme rivolte alla tutela dei consumatori sarà necessario valutare caso per caso.
La tutela del marchio
Il proprietario di un marchio registrato ne ha diritto esclusivo ed è pertanto legittimato ad avanzare domanda di inibitoria all’utilizzo di un identico o un simile segno distintivo quale marchio di prodotti o servizi identici o simili in ambito commerciale.
a) L’uso del carattere distintivo del marchio
Secondo la giurisprudenza tedesca viene considerato marchio un segno distintivo qualora tale segno distintivo dia indicazioni sull’origine dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio, stante la sua caratteristica funzione di indicare la provenienza del prodotto. La Corte di Cassazione tedesca a tale proposito ha stabilito che l’utilizzo del marchio registrato “Powerball” come voce in una funzione di ricerca all’interno del sito web della parte convenuta in giudizio che dava come risultato il prodotto della convenuta “RotaDyn Fitness Ball” configurava un uso del carattere distintivo del marchio “Powerball”. Il marchio “Powerball” infatti non era solo la parola chiave per la ricerca ma compariva anche nella intestazione della pagina contenente i risultati della ricerca relativa al prodotto “RotaDyn Fitness Ball”. Conseguentemente ciò ha comportato una lesione del diritto al marchio quale identificazione della provenienza del prodotto.
b) Nel commercio
L’utilizzo di un segno distintivo in ambito commerciale ha luogo se ricollegato alla promozione di un proprio o altrui interesse commerciale, senza che sia necessario perseguire un fine di lucro. Sul tema è intervenuta la decisione della Corte di Cassazione secondo cui l’avere esposto in una fiera una pralina rotonda rassomigliante alla pralina “Rocher”, tutelata da marchio, configura un comportamento commerciale a scopo pubblicitario indipendentemente dal fatto che il prodotto venga offerto all’interno di un involucro oppure sfuso. La pralina contenuta nell’involucro, infatti, è diventata oggetto della pubblicità anche se offerta confezionata e pertanto anche in tale forma è oggetto dell’operazione commerciale.
Inoltre la Corte d’Appello di Francoforte ha stabilito che l’inserimento della parola di ricerca “Cartier” nel sito di aste on line eBay configura una operazione commerciale poiché l’offerente, tramite eBay, compariva frequentemente come venditore all’asta svolgendo pertanto un commercio che non poteva più essere considerato a livello di attività privata.
c) Rischio di confusione
Conformemente ai dettami del diritto europeo, la giurisprudenza tedesca prevede che la questione del pericolo di generare confusione ex art. 14, comma 2, nr. 2 della legge sulla tutela del marchio deve essere accertata tenendo in debita considerazione tutte le risultanze del caso di specie.
La giurisprudenza, tra i fattori presi in considerazione, individua la possibilità di creare confusione e quindi di provocare scambio tra merci o servizi in fattispecie in cui i segni distintivi sono molto simili oppure vi sia somiglianza tra prodotti o servizi oppure vi sia una forte caratterizzazione dei marchi già presenti, così che un basso grado di somiglianza nel prodotto o nel servizio può essere compensato da un alto grado di somiglianza del segno distintivo o una accentuata forza del contrassegno distintivo del marchio già presente nel mercato e viceversa.
Allorché vi sia una violazione del marchio, l’intestatario può chiedere in sede giudiziaria l’inibitoria, l’informativa sull´ambito della violazione ed il risarcimento del danno secondo lo schema che segue.
Concorrenza sleale / norme di tutela integrative del diritto della concorrenza
Qualora non ci si trovi di fronte ad un caso di violazione del marchio, ma il prodotto venga contraffatto o ne venga utilizzata la fama oppure vengano adottate pratiche commerciali ingannevoli di vario genere relativamente alla qualità e/o alla provenienza della merce, le domande giudiziali vanno formulate prendendo in considerazione i principi di diritto integrativi della tutela della concorrenza. In questi casi la Corte di Cassazione federale stabilisce che si tratta di uno sfruttamento di prestazioni altrui e non di una violazione di contrassegno distintivo.
Inganno sull´origine
I presupposti per affermare che sussista un inganno sulla provenienza ex art. 4 nr. 9a della legge sulla concorrenza sleale sono che il prodotto contraffatto presenti una caratteristica della concorrenza e vi siano circostanze sleali tali da indurre in errore nella scelta.
Al riguardo la Corte di Cassazione federale con sentenza “Rillenkoffer” (Valigia con le scanalature) del 30 aprile 2008 ha stabilito che furono contraffatti i caratteristici segni distintivi delle valigie oggetto di causa. Si trattava delle famose “Valigie con le scanalature” della ditta Rimowa (che fabbrica soprattutto le valigie in alluminio per Lufthansa) relativamente alle quali si affermò che l’aspetto esteriore della valigia con scanalature aventi particolari caratteristiche e foggia ne costituiva elemento distintivo tale da indicare chiaramente l’origine di produzione di questa particolare valigia. Va perciò affermato che l’aspetto esteriore della valigia ha una funzione informativa ed un proprio valore commerciale. Questi caratteristici segni distintivi erano stati utilizzati dalla parte citata in giudizio per costruire una scatola contenente cosmetici per la vendita. Nonostante tale contenitore avesse una funzione assolutamente diversa rispetto ad una valigia, i Giudici decisero che fosse ravvisabile un inganno sulla fabbricazione del prodotto e la causa venne rinviata per la nuova decisione di merito alla Corte d’Appello di Colonia.
La giurisprudenza tedesca stabilisce inoltre che deve sussistere una relazione tra il livello della caratterizzazione del bene in concorrenza, il livello di sfruttamento e la particolarità delle circostanze. Pertanto la Corte d’Appello di Colonia nel caso “Rillenkoffer” (Valigia con le scanalature) rigettò la domanda ritenendo che la caratterizzazione della scatola contenenti cosmetici e il livello di sfruttamento fossero esigui.
Induzione in errore
Ai sensi dell’art. 4 nr. 9 b della legge sulla concorrenza sleale i prodotti o i servizi non possono essere copiati neppure in modo che la copiatura aumenti o comunque influenzi in modo inadeguato il valore dei prodotti o dei servizi.
Presupposto di fatto è che i prodotti o servizi contraffatti beneficiano di per sé di un valore. Ciò avviene nel caso in cui il prodotto grazie ad una speciale pubblicità abbia acquisito una rinomanza particolare e sia conosciuta al pubblico cui è rivolta. La contraffazione si realizza allorché avviene una sorta di transfer dell´immagine dal prodotto che viene contraffatto.
Nei casi di falsificazione della fabbricazione si verifica anche sempre un beneficio in termini di aumento di valore del prodotto contraffatto.
Inoltre lo sfruttamento della rinomanza si può verificare se il pericolo dello scambio di prodotto non riguarda l’acquirente finale del prodotto contraffatto ma il pubblico che vede l’acquisto dei beni contraffatti e viene indotto a rappresentazioni ingannevoli sulla autenticità.
Conclusioni
Qualora sia ravvisabile una violazione del marchio, il titolare del marchio può ex artt. 14, comma 5 e 6, 15 comma 4 e 5, 18 e 19 della legge sul marchio pretendere l’inibitoria e la distruzione, l’accertamento dell’entità del danno subito e la conseguente condanna al risarcimento da parte del soggetto responsabile.
Inoltre, talune fattispecie di violazioni del marchio vengono disciplinate in Germania come fattispecie di reato penale. Nel giugno 2013 il Parlamento, nell’ambito della riforma della legge sui modelli e disegni, ha previsto un inasprimento della pena per la violazione in ambito commerciale dei segni distintivi fissando in tre mesi la pena minima detentiva. In Germania l’acquisto dei prodotti contraffatti e la successiva rivendita non è invece penalmente sanzionabile. Ai sensi dell’art. 143 della legge sul marchio, l’immettere in commercio prodotti che violino le norme sul marchio è punito penalmente con sanzione pecuniaria o con la reclusione fino a tre anni.
Nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale un ruolo determinante è rappresentato dall’adozione di provvedimenti efficaci che consentano al titolare di un diritto di privativa sia essa titolata (per marchio o disegno registrato, brevetto ecc.) o meno (ad es. marchio di fatto) di agire contro il contraffattore o bloccare atti di pirateria industriale.
In Germania l’azione cautelare consente di ottenere ottimi risultati in ragione del brevissimo tempo a seguito del quale i provvedimenti vengono concessi: anche il giorno stessa della richiesta se sussistono ragioni di urgenza come ad es. lo svolgersi di una fiera.
Si tratta quindi di uno spazio temporale ben inferiore a quelli che conosciamo in Italia.
Diversamente da quanto ammesso dalle corti italiane, per le quali si presume che il requisito dell´urgenza sia rispettato anche qualora siano trascorsi sino a 6-8 mesi dalla conoscenza della violazione, la giurisprudenza tedesca limita fortemente la concessione dei provvedimenti cautelari, imponendo al ricorrente l’onere di attivarsi con estrema urgenza dal momento della conoscenza della violazione di un diritto di privativa. L’urgenza (Eilbedürftigkeit des Antrags) viene valutata secondo il caso concreto, ma esiste una prassi giurisprudenziale di ordine generale che fissa nel termine di un mese il periodo entro il quale procedere.
Tale severo limite trova peraltro un forte equilibrio nella durata media dei procedimenti giudiziari tedeschi che solitamente non supera i 10/12 mesi dalla notifica dell’atto di citazione.