{"id":9399,"date":"2019-05-07T12:13:44","date_gmt":"2019-05-07T10:13:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/2019\/05\/italy-cross-market-protection-well-known-brands\/"},"modified":"2020-01-13T16:17:37","modified_gmt":"2020-01-13T15:17:37","slug":"tutela-ultra-merceologica-marchi-rinomanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2019\/05\/tutela-ultra-merceologica-marchi-rinomanza\/","title":{"rendered":"La tutela “ultra-merceologica\u201d dei marchi che godono di rinomanza"},"content":{"rendered":"

Il codice della propriet\u00e0 intellettuale, all\u2019art. 20<\/strong>, prevede che il titolare del marchio d’impresa ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l\u2019uso di un segno:<\/p>\n

    \n
  1. identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso \u00e8 stato registrato;<\/li>\n
  2. identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identit\u00e0 o somiglianza fra i segni e dell’identit\u00e0 o affinit\u00e0 fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che pu\u00f2 consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;<\/li>\n
  3. identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza<\/strong> e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.<\/li>\n<\/ol>\n

    Analoghe disposizioni si rinvengono nell\u2019art. 9, n. 2 nel Regolamento (UE) 2017\/1001<\/strong> sul Marchio dell\u2019Unione Europea anche se in questo caso si parla di marchi che godono di notoriet\u00e0.<\/p>\n

    Le prime due ipotesi riguardano la maggior parte dei marchi e sono tese dirimere il conflitto tra due segni che siano identici per prodotti o servizi identici (sub a)<\/em>, cosiddetta doppia identit\u00e0, oppure tra due marchi che siano identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identit\u00e0 o somiglianza fra i segni e dell’identit\u00e0 o affinit\u00e0 fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico (sub b)<\/em>.<\/p>\n

    Per \u201caffinit\u00e0<\/strong>\u201d si intende una similarit\u00e0 merceologica tra i prodotti o i servizi (ad esempio tra calze e filati) oppure un collegamento tra i bisogni che i prodotti o i servizi intendono soddisfare (come spesso accade nel settore della moda, in cui \u00e8 abituale ad esempio che lo stesso produttore di calzature offra in vendita anche cinture). Non a caso, bench\u00e9 la rilevanza sia amministrativa e non volta delineare l\u2019affinit\u00e0, al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio, il richiedente deve indicare i prodotti e\/o dei servizi per i quali vuole ottenere la protezione tra i beni ed i servizi presenti nella Classificazione internazionale di Nizza<\/strong> di cui al relativo accordo del 1957 (giunto oggi all\u2019undicesima edizione del 01.01.2019). Anzi, a seguito del leading case<\/em> \u201cIP Translator\u201d (Sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 giugno 2012, C-307\/10), il richiedente \u00e8 tenuto ad individuare, all\u2019interno di ciascuna classe, i singoli beni o servizi per i quali invoca la protezione, in modo da delimitare correttamente la tutela del marchio.<\/p>\n

    Al di l\u00e0 dei suddetti marchi ordinari, vi sono appunto alcuni segni che, col tempo, hanno acquisito una certa notoriet\u00e0 per i quali, come previsto dall\u2019ipotesi sub c), la protezione si estende anche ai prodotti e\/o ai servizi che non sono affini (e tanto meno identici) a quelli per il quale il marchio \u00e8 registrato.<\/p>\n

    La ratio<\/em> sottesa a questa alla suddetta norma \u00e8 quella di contrastare il fenomeno contraffattivo dovuto all\u2019indebita appropriazione di pregi. Nel settore della moda, ad esempio, si assiste di sovente a condotte contraffattive volte a sfruttare in modo parassitario l\u2019avviamento commerciale dei brands<\/em> pi\u00f9 blasonati al fine di indurre il consumatore all\u2019acquisto del prodotto alla luce delle maggiori qualit\u00e0 – in senso lato – del prodotto.<\/p>\n

    La protezione accordata dalla norma in parola mira quindi a tutelare anche il cosiddetto selling power<\/em> del marchio, inteso come elevata capacit\u00e0 di vendita dovuta alla funzione evocativa e suggestiva del marchio, anche in ragione degli ingenti investimenti pubblicitari effettuati dal titolare del marchio stesso, ed in grado di travalicare i limiti dell\u2019affinit\u00e0 del settore merceologico a cui appartiene il marchio.<\/p>\n

    Si parla infatti di tutela \u201cultra-merceologica<\/em>\u201d<\/strong> – che prescinde dal rischio di confusione di cui all\u2019ipotesi sub lettera b) – invocabile allorch\u00e9 sussistano alcuni presupposti.<\/p>\n

    In primo luogo, il titolare ha l\u2019onere di provare che il proprio segno gode di rinomanza<\/strong>, sia a livello territoriale che con riferimento al pubblico interessato.<\/p>\n

    Ma cosa si intende per rinomanza e quali sono i requisiti? Nel silenzio delle norme, la giurisprudenza comunitaria, con la nota sentenza General Motors<\/em> (Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375\/97)<\/strong> l\u2019ha definita come \u201cl’attitudine del segno a comunicare un messaggio al quale sia possibile agganciarsi anche in difetto di una confusione sull’origine<\/em>\u201d sancendo che la tutela possa essere accordata se il marchio \u00e8 \u201cconosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti<\/em>\u201d.<\/p>\n

    Secondo la Corte, tra i parametri che il giudice nazionale deve tenere in considerazione per determinare il grado di notoriet\u00e0 di un marchio<\/strong>, rientrano la quota di mercato, l’intensit\u00e0, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonch\u00e9 gli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo.<\/p>\n

    Naturalmente, maggiore \u00e8 la notoriet\u00e0 del marchio, maggiore sar\u00e0 l\u2019estensione della tutela sino a ricomprendere ambiti merceologici sempre meno affini<\/strong>.<\/p>\n

    Il pubblico di riferimento, continua la Corte \u201ce\u0300 quello interessato a tale marchio d’impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico pi\u00f9 specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale<\/em>\u201d.<\/p>\n

    La rinomanza, inoltre, deve possedere anche una certa estensione territoriale<\/strong> e, in tal senso, la suddetta pronuncia ha precisato che il requisito \u00e8 soddisfatto nel caso in cui la notoriet\u00e0 sia in una parte sostanziale<\/em> dello Stato membro, tenendo conto sia delle dimensioni della zona geografica interessata che della quantit\u00e0 di persone ivi presenti.<\/p>\n

    Per quanto concerne il marchio EU, la Corte di Giustizia, con la sentenza Pago International <\/em>(Corte di Giustizia CE, 6 ottobre 2009,C\u2011301\/07) ha statuito che il marchio deve essere conosciuto \u201cda una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunit\u00e0<\/em>\u201d e che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, \u201cl’intero territorio di uno Stato membro\u201d <\/em>(nella fattispecie si trattava dell’Austria) \u201cpu\u00f2 essere considerato parte sostanziale del territorio della Comunit\u00e0\u201d. <\/em>Tale interpretazione, a ben vedere, \u00e8 conseguenza del fatto che la protezione di un marchio UE si estende a tutto il territorio dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n

    Affinch\u00e9 il marchio rinomato possa essere tutelato non \u00e8 necessaria una somiglianza tra i segni tale da ingenerare un rischio di confusione. Tuttavia, ci deve essere un nesso (concetto ripreso pi\u00f9 volte dalla giurisprudenza europea e da quella nazionale) tra i due marchi nel senso che il marchio posteriore deve evocare quello anteriore nella mente del consumatore medio.<\/p>\n

    Per poter beneficiare della tutela ultra-merceologica, le suddette norme richiedono che il titolare del marchio debba essere in grado di fornire adeguata prova del fatto che l\u2019appropriazione del segno, da parte di terzi, costituisca indebito vantaggio<\/strong> per questi o, in alternativa, che arrechi un pregiudizio al titolare stesso<\/strong>. Naturalmente il presunto contraffattore potr\u00e0 provare il giusto motivo che, come tale, pu\u00f2 costituire un\u2019esimente idonea a vincere la protezione accordata.<\/p>\n

    Peraltro, il titolare del marchio non \u00e8 costretto a provare una lesione effettiva, essendo sufficiente, per giurisprudenza consolidata, \u201cun rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio\u201d, <\/em>bench\u00e9 serio e concreto.<\/p>\n

    Il pregiudizio potrebbe riguardare il carattere distintivo del marchio anteriore e si verifica, \u201cquando risulta indebolita l’idoneit\u00e0 di tale marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali e\u0300 stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identit\u00e0 del marchio anteriore e dell’impresa corrispondente nella mente del pubblico<\/em>.\u201d<\/p>\n

    Parimenti, il pregiudizio<\/strong> potrebbe anche concernere la rinomanza e si verifica quando l\u2019uso per i prodotti o i servizi offerti dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere del marchio che gode di rinomanza ne risulti compromesso. Ci\u00f2 avviene sia nel caso in cui si abbia un uso osceno o degradante del marchio anteriore, che nel caso in cui il contesto nel quale viene inserito il marchio posteriore risulti incompatibile con l\u2019immagine che il marchio rinomato ha costruito nel tempo, magari attraverso costose campagne marketing.<\/p>\n

    L\u2019indebito vantaggio ricorre, infine, quando il terzo, aggancia parassitariamente il proprio marchio alla notoriet\u00e0 o alla distintivit\u00e0 del marchio rinomato<\/strong>, traendone benefici di varia natura.<\/p>\n

    Uno degli esempi pi\u00f9 recenti di tutela ultra-merceologica ha visto coinvolte Barilla<\/strong> e un\u2019azienda tessile per aver quest\u2019ultima commercializzato cuscini che riproducevano le forme di alcuni dei biscotti pi\u00f9 famosi, contrassegnandoli con i medesimi marchi dapprima e poi, a seguito di diffida, con i nomi degli stessi biscotti con l\u2019aggiunta del suffisso \u201c-oso\u201d (\u201cAbbraccioso\u201d, \u201cPandistelloso\u201d, ecc.<\/em>). Stante la rinomanza acquisita dai marchi della nota azienda alimentare, i relativi marchi sono stati riconosciuti meritevoli della suddetta tutela estesa a servizi e prodotti non affini. Il Tribunale di Milano, infatti, con sentenza del 25 gennaio 2018, ha statuito, tra l\u2019altro, che la condotta perpetrata dall\u2019azienda tessile, attribuendo ai propri prodotti i pregi di quelli della Barilla, abbia configurato un\u2019ipotesi di concorrenza sleale parassitaria per appropriazione di pregi, ai sensi dell\u2019art. 2598 c.c. La notoriet\u00e0\u0300 dei marchi denominativi e figurativi registrati dalla Barilla, in sostanza, ha consentito di tutelare anche prodotti non affini, stante l\u2019indebito vantaggio derivante dalla rinomanza del segno altrui.<\/p>\n

    L\u2019autore di questo articolo \u00e8 Giacomo Gori.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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