{"id":13227,"date":"2021-04-22T17:00:49","date_gmt":"2021-04-22T15:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=13227"},"modified":"2025-11-24T17:24:30","modified_gmt":"2025-11-24T16:24:30","slug":"proteggere-marchio-cina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2021\/04\/proteggere-marchio-cina\/","title":{"rendered":"Come proteggere il Marchio in Cina"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h2><strong>Riassunto<\/strong><\/h2>\n<div><strong>Perch\u00e9 \u00e8 importante registrare il marchio in Cina?<\/strong>\u00a0<strong>Per acquisire l\u2019esclusiva di utilizzo del marchio nel mercato cinese e per prevenire che un terzo lo registri per primo, bloccando di fatto l\u2019accesso al mercato ai prodotti o servizi dell\u2019impresa italiana<\/strong>.<\/div>\n<div>Il sistema cinese di registrazione dei marchi si basa sul principio del\u00a0<strong><em>first to file<\/em><\/strong>\u00a0(primo a depositare), una presunzione che il titolare legittimo sia colui che per primo effettua la registrazione.<\/div>\n<\/blockquote>\n<p><strong>Di cosa parlo in questo post<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Perch\u00e9 registrare un marchio internazionale in Cina<\/li>\n<li>Come registrare il marchio in Cina<\/li>\n<li>Quando registrare il marchio anche in caratteri cinesi<\/li>\n<li>La cancellazione del Marchio per non uso<\/li>\n<li>La procedura di notice e takedown sui marketplace<\/li>\n<li>La registrazione del Marchio presso le Dogane cinesi<\/li>\n<li>Come possiamo aiutarti<\/li>\n<\/ul>\n<p>Accade spesso che le imprese italiane scoprano che il proprio marchio \u00e8 gi\u00e0 stato registrato in Cina da un soggetto locale: in tali casi ottenere l\u2019annullamento del marchio \u00e8 molto difficile e si rischia di trovarsi nell\u2019impossibilit\u00e0 di vendere i propri prodotti o servizi in Cina.<\/p>\n<h2><strong>Perch\u00e9\u00a0registrare il marchio in Cina<\/strong><\/h2>\n<p>Il sistema cinese di registrazione dei marchi si basa sul <strong>principio del <em>first to file<\/em><\/strong>, che prevede una presunzione che il legittimo titolare di un marchio sia il soggetto che per primo lo registra (e non colui che per primo l\u2019ha utilizzato, al contrario di altri paesi come USA e Canada, che seguono il principio del \u201cfirst to use\u201d).<\/p>\n<p>Il principio del first to file \u00e8 utilizzato anche in altri paesi (<strong>Italia ed Unione Europea<\/strong>, per esempio), ma l\u2019applicazione in Cina \u00e8 tra le pi\u00f9 stringenti, perch\u00e9 non concede al precedente utilizzatore di continuare avvalersi del marchio a seguito della registrazione da parte di un altro soggetto.<\/p>\n<p>Questo vuol dire che, se un terzo registra per primo in Cina il vostro segno distintivo, non avrete pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di continuarlo ad utilizzarlo sul territorio cinese, salvo riusciate ad ottenere l\u2019annullamento della registrazione del marchio.<\/p>\n<p>In Cina, per\u00f2, ottenere l\u2019annullamento di un marchio \u00e8 molto complesso, ed \u00e8 possibile soltanto in presenza di una delle seguenti circostanze.<\/p>\n<p><strong>La prima <\/strong>\u00e8 quella di provare che la registrazione del Marchio da parte del terzo \u00e8 stata ottenuta con mezzi fraudolenti o illegittimi. A tal fine occorre dimostrare che chi ha registrato il marchio era a conoscenza del suo precedente utilizzo da parte di altro soggetto e pertanto ha agito con l\u2019intento procurarsi un vantaggio illegittimo e quindi la registrazione \u00e8 avvenuta in malafede.<\/p>\n<p><strong>La seconda<\/strong> richiede la dimostrazione che il marchio registrato sia identico, simile o una traduzione di un segno distintivo celebre gi\u00e0 utilizzato in precedenza da un altro soggetto in Cina e che la nuova registrazione sia suscettibile di causare confusione nel pubblico. Un esempio \u00e8 quello di un soggetto cinese che registri la traduzione di un marchio di fama internazionale, che era stato registrato in Cina unicamente in caratteri latini.<\/p>\n<p>Anche questa seconda strada \u00e8 ardua da percorrere, perch\u00e9 richiede che il Marchio abbia uno status di notoriet\u00e0 internazionale, che secondo la giurisprudenza cinese ricorre quando un numero elevato di consumatori locali conosce e identifica quel marchio.<\/p>\n<p>Il <strong>terzo caso<\/strong> \u00e8 quello del Marchio che sia stato registrato da un terzo in Cina, ma poi non sia stato utilizzato per tre anni consecutivi: in tal caso la legge prevede che chiunque vi abbia interesse possa chiedere l\u2019annullamento del marchio, specificando se desidera cancellare l\u2019intera registrazione o solo in relazione a determinate classi \/ sottoclassi.<\/p>\n<p>Anche questa terza strada \u00e8 molto complessa, soprattutto con riferimento alla cancellazione dell\u2019intera registrazione: al titolare del marchio cinese, infatti, \u00e8 sufficiente provare anche un minimo uso (ad esempio su un sito web o un account di wechat) per conservare la registrazione.<\/p>\n<p>Per tali ragioni, \u00e8 di importanza fondamentale depositare la domanda di registrazione in Cina prima che lo faccia un terzo soggetto, per evitare che vengano registrati \u2013 spesso in mala fede &#8211; marchi\/loghi simili o addirittura identici.<\/p>\n<h2><strong>La procedura di registrazione del marchio in Cina<\/strong><\/h2>\n<p>Per registrare un marchio in Cina \u00e8 possibile seguire due diverse procedure, tra loro alternative:<\/p>\n<ul>\n<li>depositare la domanda di registrazione direttamente all\u2019Ufficio Marchi cinese \u2013 CTMO (<em>Chinese Trademark Office<\/em>); oppure<\/li>\n<li>optare per una registrazione internazionale presentando la relativa domanda all\u2019OMPI (<em>Organizzazione Mondiale della Propriet\u00e0 Intellettuale<\/em>), con richiesta di estensione alla Cina.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A mio avviso \u00e8 consigliabile procedere alla registrazione del Marchio direttamente presso il CTMO (<em>Chinese Trademark Office<\/em>). L\u2019estensione internazionale all\u2019OMPI, infatti, viene svolta con un processo di registrazione standard, che non tiene conto delle complessit\u00e0 che contraddistinguono il sistema cinese, secondo il quale:<\/p>\n<ol>\n<li>In <strong>primo luogo<\/strong>, deve essere svolta una ricerca tesa alla verifica della <strong>inesistenza di marchi simili<\/strong> e\/o uguali gi\u00e0 registrati, accompagnata dalla valutazione dei requisiti legislativi per la validit\u00e0 del marchio.<\/li>\n<li>In <strong>secondo luogo<\/strong>, il soggetto che deposita la domanda deve <strong>determinare la\/le classe\/i e sub-classe\/i<\/strong> in cui registrare il marchio in questione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Questa procedura \u00e8 abbastanza complessa, poich\u00e9 il CTMO, oltre all\u2019indicazione della classe di registrazione tra le 45 previste dalla classificazione internazionale (\u201c<a href=\"https:\/\/www.uibm.gov.it\/attachments\/All_2_GUIDA%20UTENTE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Classificazione di Nizza<\/a>\u201d), richiede anche l\u2019indicazione delle sottoclassi nelle quali si intende registrare il marchio. Le sottoclassi cinesi sono molte per ciascuna classe, e non hanno alcun corrispondente con la classificazione internazionale.<\/p>\n<p>In altre parole, presentando la domanda attraverso l\u2019OMPI, il marchio verr\u00e0 s\u00ec registrato nella Classe corretta, ma l\u2019individuazione delle sottoclassi verr\u00e0 svolta d\u2019ufficio dal CTMO, senza consultare il richiedente. Ci\u00f2 pu\u00f2 portare alla <strong>registrazione del marchio in sottoclassi non corrispondenti a quelle desiderate<\/strong>, con il rischio, da un lato, di un aumento dei costi di registrazione (se le sottoclassi vengono conteggiate in eccesso); dall\u2019altro lato di una tutela solo parziale sul mercato (se il marchio non viene registrato in una certa sottoclasse).<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>Un altro aspetto pratico che rende preferibile una registrazione diretta in Cina \u00e8 dato dal fatto che si ottiene subito un certificato in lingua cinese; ci\u00f2 consente, nel caso in cui sia necessario utilizzare il marchio in Cina (ad esempio per azioni in sede legale o amministrativa in caso di prodotti contraffatti, o se si debba registrare un contratto di licenza di uso del marchio) di procedere in modo rapido ed efficace (senza necessit\u00e0 di certificati addizionali o traduzioni).<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>La procedura di registrazione diretta in Cina si articola in varie fasi per completarsi, in genere, entro un <strong>lasso di tempo di circa 15\/18 mesi<\/strong>: la priorit\u00e0 \u00e8 per\u00f2 protetta sin dalla data di deposito della domanda, ponendo al riparo da eventuali domande di registrazione da parte di terzi in data successiva.<\/p>\n<p>La <strong>durata della registrazione \u00e8 di 10 anni ed \u00e8 rinnovabile<\/strong>.<\/p>\n<h2><strong>La Registrazione del marchio in caratteri cinesi<\/strong><\/h2>\n<p>\u00c8 necessario registrare iI Marchio anche in caratteri cinesi?<\/p>\n<p>Per la maggior parte delle aziende, la risposta \u00e8 s\u00ec. Pochissime persone parlano inglese in Cina e spesso i vocaboli internazionali vengono pronunciati con difficolt\u00e0 e si preferisce sostituirli con un termine in lingua cinese che abbia assonanza con la parola straniera, pi\u00f9 facile da leggere e memorizzare da parte dei consumatori o clienti cinesi.<\/p>\n<p>La traslitterazione del marchio internazionale in caratteri cinesi pu\u00f2 avvenire in diversi modi.<\/p>\n<p>E\u2019 possibile registrare innanzitutto un termine che presenti assonanza con l\u2019originale, come nel caso di Ferrari \/ \u6cd5\u62c9\u5229 (f\u01cel\u0101l\u00ec, traslitterazione fonetica senza particolare significato) o di Google \/ \u8c37\u6b4c (G\u01d4g\u0113, anche questa una traslitterazione fonetica).<\/p>\n<p>Un\u2019alternativa \u00e8 la scelta di un termine equivalente al significato della parola straniera, come nel caso di Apple \/ \u82f9\u679c(P\u00ednggu\u01d2, che significa, appunto, mela)\u00a0 e in parte di Starbucks \/ \u661f\u5df4\u514b (x\u012bngb\u0101k\u00e8: il primo carattere significa \u201cstella\u201d, mentre b\u0101k\u00e8 \u00e8 una traslitterazione fonetica.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-13221 size-full\" title=\"starbucks china - legalmondo\" src=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/shutterstock_248187172.jpg\" alt=\"starbucks china - legalmondo\" width=\"100%\" srcset=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/shutterstock_248187172.jpg 1000w, https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/shutterstock_248187172-600x398.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p>\n<p>La terza possibilit\u00e0 \u00e8 identificare un termine che abbia un significato positivo legato al prodotto e al contempo ricordi il suono del marchio straniero, come nel caso di Coca Cola \/ K\u011bk\u01d2uk\u011bl\u00e8 (ossia assaggia e sii felice).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-13225\" src=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/shutterstock_424101367-400x200.jpg\" alt=\"Ikea Cina - Legalmondo\" width=\"100%\" srcset=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/shutterstock_424101367-400x200.jpg 400w, https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/shutterstock_424101367-800x400.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">(Qui sopra il marchio Ikea \/ \u5b9c\u5bb6 =y\u00edji\u0101, ossia casa armoniosa)<\/p>\n<p>Come per il marchio in caratteri latini, i rischi che terzi registrino la versione cinese del marchio prima del legittimo titolare sono molto forti.<\/p>\n<p>La situazione \u00e8 anche aggravata dal fatto che il terzo che registra un marchio simile o confondibile in caratteri cinesi generalmente lo fa per sfruttare in maniera sleale la notoriet\u00e0 e l\u2019avviamento commerciale del marchio straniero, rivolgendosi agli stessi clienti e canali commerciali..<\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 capitato di recente, ad esempio, al marchio <strong>Jordan<\/strong> (di propriet\u00e0 del gruppo di imprese riconducibili al campione di basket) e anche al marchio <strong>New Balance<\/strong>, che hanno dovuto combattere a lungo per ottenere l\u2019annullamento dei corrispettivi marchi cinesi, registrati in mala fede da aziende concorrenti.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-13228\" src=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Marchi-Cina-400x200.png\" alt=\"Marchi Cina - Legalmondo\" width=\"100%\" \/><\/p>\n<p>Le regole per la registrazione del Marchio in caratteri cinesi sono le stesse viste sopra per il marchio in caratteri latini.<\/p>\n<p>Visti i rischi associati ad eventuali registrazioni di terzi, \u00e8 consigliabile che la valutazione sulla registrazione del marchio si estenda non solo ai caratteri cinesi identificati per la versione in mandarino che si \u00e8 deciso di utilizzare, ma anche ad una serie di marchi foneticamente simili, al fine di prevenire la registrazione da parte di terzi di marchi confondibili con quello dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>La registrazione, infine, \u00e8 consigliabile anche se non si intende, per strategia commerciale, utilizzare un marchio in caratteri cinesi. In tali casi la registrazione di termini che corrispondono alla translitterazione fonetica del marchio internazionale ha una valenza difensiva, che \u00e8 quella di impedire la registrazione (e l\u2019uso) da parte di terzi.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultima, ad esempio, \u00e8 stata la decisione di marchi importanti come Armani e Prada, che hanno registrato marchi in caratteri cinesi (rispettivamente \u963f\u739b\u5c3c \/\u00a0\u0101m\u01cen\u00ed e \u666e\u62c9\u9054 =\u00a0p\u01d4l\u0101d\u00e1) ma non li utilizzano correntemente nella loro comunicazione.<\/p>\n<p>Quanto alle varie opzioni di traslitterazione, \u00e8 consigliabile farsi affiancare da consulenti locali al momento della valutazione dei caratteri, per evitare di scegliere termini che abbiano significati infelici, inadatti al prodotto o addirittura infausti (come nel caso di un mio cliente che tanti anni fa registr\u00f2 un marchio italiano utilizzando il carattere finale \u6b7b, che suona come la parola \u201cmorto\u201d in cinese).<\/p>\n<p>Un ottimo esempio di come scegliere il marchio giusto in caratteri cinesi \u00e8 quello del Consorzio Franciacorta, che ha registrato il marchio con i caratteri \u99a5\u5947\u8fbe (F\u00f9 Q\u00ed D\u00e1): <a href=\"https:\/\/vino-joy.com\/2021\/04\/14\/franciacorta-gets-a-chinese-name\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">leggete qui<\/a> un bell\u2019articolo che descrive il processo che ha portato a scegliere proprio questi caratteri.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-19052\" src=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Franciacorta-400x200.jpg\" alt=\"Franciacorta - Legalmondo\" width=\"638\" height=\"319\" \/><\/p>\n<h2><strong>La cancellazione del marchio per non uso<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/h2>\n<p>Ho menzionato sopra che \u00e8 consigliabile valutare anche registrazioni meramente difensive, ossia registrare marchi simili a quello che si intende utilizzare in Cina (in caratteri latini o cinesi) allo scopo di prevenire una registrazione da parte di terzi.<\/p>\n<p>Va ricordato, a questo proposito, che anche <strong>in Cina \u00e8 possibile ottenere la cancellazione di un marchio se il titolare non lo ha utilizzato per un periodo ininterrotto superiore a 3 anni<\/strong>.<\/p>\n<p>Il procedimento \u00e8 ad iniziativa della parte interessata ad acquisire il marchio inutilizzato dal titolare, il quale per difendersi <strong>deve fornire la prova di averlo usato<\/strong>, ossia che il marchio \u00e8 stato apposto su prodotti o servizi in vendita in Cina (a tal fine si possono produrre fatture di vendita, fotografie dei prodotti esposti a fiere locali, pubblicit\u00e0 fisiche o digitali nelle quali il marchio \u00e8 stato utilizzato).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, a mio avviso il rischio di dover difendere il marchio in un\u2019azione di cancellazione per non uso \u00e8 certamente preferibile a quello di non registralo affatto, e che il marchio sia registrato da un terzo concorrente.<\/p>\n<h2><strong>Come combattere la contraffazione sui marketplace: la procedura di notice and takedown<\/strong><\/h2>\n<p>I prodotti contraffatti online, anche sui principali marketplace, sono ancora oggi molto diffusi.<\/p>\n<p>Che fare? \u00c8 fondamentale, dopo avere registrato il marchio, monitorare il mercato, anche rivolgendosi ad agenzie locali specializzate.<\/p>\n<p>La <strong>E-Commerce Law of the People&#8217;s Republic of China<\/strong>, approvata il 31 Agosto 2018, prevede una responsabilit\u00e0 degli operatori delle piattaforme di e-commerce nel caso di mancato intervento per porre fine alla violazione dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale da parte dei venditori che utilizzano la piattaforma.<\/p>\n<p>L\u2019art. 42, in particolare, prevede che l&#8217;operatore di una piattaforma di e-commerce sia obbligato a prendere le misure necessarie per bloccare la presunta violazione della propriet\u00e0 intellettuale, a condizione che il proprietario del marchio o del diritto di propriet\u00e0 intellettuale violato possa fornire una prova apparentemente fondata di tale violazione, mentre l\u2019art. 43 assegna al venditore, nei 15 giorni successivi alla richiesta, l\u2019onere di provare che i prodotti non violano i diritti di propriet\u00e0 intellettuale in questione.<\/p>\n<h2><strong>La registrazione del Marchio presso le Dogane cinesi<\/strong><\/h2>\n<p class=\"p1\">Una tutela importante, una volta ottenuta la registrazione del marchio in Cina, \u00e8 la possibilit\u00e0 di <b>registrare il marchio <\/b>anche presso l\u2019Amministrazione Generale delle Dogane: anche questa registrazione dura 10 anni ed \u00e8 rinnovabile.<\/p>\n<p class=\"p1\">L\u2019effetto importante \u00e8 quello di poter chiedere il monitoraggio delle merci in transito nelle dogane cinesi e il blocco di quelle che appaiono come possibili contraffazioni: in caso di sospetta irregolarit\u00e0 scatta una <b>notifica al titolare del marchio<\/b> per verificare le merci in questione, con una procedura che consente di verificarle, sequestrarle e di sanzionare il contraffattore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riassunto Perch\u00e9 \u00e8 importante registrare il marchio in Cina?\u00a0Per acquisire l\u2019esclusiva di utilizzo del marchio nel mercato cinese e per prevenire che un terzo lo registri per primo, bloccando di fatto l\u2019accesso al mercato ai prodotti o servizi dell\u2019impresa italiana. 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