{"id":1120,"date":"2016-06-08T09:55:01","date_gmt":"2016-06-08T07:55:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/?p=1120"},"modified":"2020-01-05T21:44:44","modified_gmt":"2020-01-05T20:44:44","slug":"tutela-del-marchio-e-norme-anticontraffazione-germania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2016\/06\/tutela-del-marchio-e-norme-anticontraffazione-germania\/","title":{"rendered":"Tutela del marchio e norme anticontraffazione in Germania"},"content":{"rendered":"

In Germania le norme a tutela del marchio, della denominazione commerciale e della denominazione d\u2019origine sono contenute nella legge sul marchio \u201cMarkengesetzt\u201d del 1994 (da ultimo novellata nel novembre 2011) e nel suo regolamento di attuazione.<\/span><\/p>\n

Caratteristica comune di tutti questi segni distintivi consiste nel fatto che essi stabiliscono un immediato collegamento con un determinato oggetto o una prestazione e pertanto hanno la funzione di identificare nel mercato il produttore o il fornitore di servizi. Collaterale a questa funzione identificativa della provenienza, espressamente prevista dalla legislazione europea sul marchio, la Corte di Cassazione tedesca ha sottolineato recentemente anche la funzione pubblicitaria del marchio, per cui il marchio va inteso anche come elemento promozionale delle vendite e strumento di strategia commerciale.<\/span><\/p>\n

Nonostante la legislazione europea sul marchio sia quasi completamente omogenea e siano in programma ulteriori riforme, la legge tedesca sul marchio presenta alcune particolarit\u00e0.<\/span><\/p>\n

In Germania per determinati segni distintivi quali le parole, i colori, le rappresentazioni tridimensionali ed i suoni, la tutela del marchio si ottiene mediante la registrazione o in virt\u00f9 della cosiddetta acquisizione del carattere distintivo a seguito dell\u2019utilizzo. Per la registrazione di marchi per prodotti e servizi vengono utilizzati i criteri stabiliti nella classificazione di Nizza, in base alla quale \u00e8 possibile registrare un unico marchio per pi\u00f9 categorie merceologiche o di servizi.<\/span><\/p>\n

La procedura di registrazione del marchio viene di norma ultimata dopo 6 \u2013 9 mesi dalla richiesta di registrazione presentata all\u2019Ufficio Tedesco Marchi e Brevetti \u201cDeutsches Patent- und Markenamt\u201d, qualora non vi siano obiezioni. Dalla data di pubblicazione della avvenuta registrazione decorre il termine trimestrale per l\u2019impugnazione.<\/span><\/p>\n

Il marchio \u00e8 tutelato a partire dalla data di presentazione della domanda di registrazione e deve venire utilizzato per i prodotti o i servizi per cui \u00e8 stato richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla avvenuta registrazione o dalla conclusione dell\u2019eventuale procedimento di impugnazione.<\/span><\/p>\n

Per la presentazione della domanda di registrazione di un marchio non \u00e8 necessario avere una filiale aziendale in Germania, ma \u00e8 necessario che la presentazione avvenga per il tramite di un avvocato locale specializzato in marchi ed iscritto presso l\u2019Ufficio Tedesco Marchi e Brevetti. Il tempo di durata della tutela del marchio in Germana \u00e8 decennale ma pu\u00f2 venire prolungato a piacimento previo pagamento dei diritti. Nel 2012 sono state presentate in Germania quasi 60.000 domande di registrazione delle quali tuttavia solo una piccola parte era di provenienza estera.<\/span><\/p>\n

Norme anticontraffazione in Germania<\/b><\/span><\/p>\n

In Germania, la tutela contro lo sfruttamento illegale mediante imitazione del prodotto \u00e8 regolata sia nelle leggi sulla tutela dei diritti commerciali (legge sul marchio, legge sui modelli e disegni ornamentali, legge sui brevetti, legge sui modelli di utilit\u00e0) sia nella legge contro la concorrenza sleale.<\/span><\/p>\n

Mentre la legge sul marchio proibisce l\u2019utilizzo di marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o simili, la legge contro la concorrenza sleale si occupa delle frodi sulla provenienza, dello sfruttamento illegale della fama di prodotti altrui e della induzione in errore su qualit\u00e0 o origine del prodotto.<\/span><\/p>\n

Di regola, i contraffattori non si limitano a copiare l\u2019aspetto esteriore di un prodotto ma in pi\u00f9 appongono sul prodotto anche il marchio corrispondente. Per tale motivo in questi casi si applicano sia le norme della legge sul marchio sia, in via sussidiaria, le norme della legge contro la concorrenza sleale. Secondo la giurisprudenza tedesca, le norme di tutela del marchio sono norme speciali e pertanto devono essere applicate prioritariamente rispetto alle norme generali sulla concorrenza. Solo nel caso in cui la tutela mediante l\u2019applicazione della legge sul marchio non sia possibile, possono essere applicate in via suppletiva le norme sulla concorrenza. Tuttavia recentemente questo orientamento prevalente \u00e8 stato rivisitato in dottrina con riguardo alle regole della direttiva europea in tema di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori nel mercato interno, inserite in Germania nella legge contro la concorrenza sleale. A tale proposito si \u00e8 affermato che mentre nei rapporti tra produttori concorrenti continua ad essere prioritaria l\u2019applicazione delle legge sul marchio, solo nell\u2019ambito delle norme rivolte alla tutela dei consumatori sar\u00e0 necessario valutare caso per caso.<\/span><\/p>\n

La tutela del marchio<\/b><\/span><\/p>\n

Il proprietario di un marchio registrato ne ha diritto esclusivo ed \u00e8 pertanto legittimato ad avanzare domanda di inibitoria all\u2019utilizzo di un identico o un simile segno distintivo quale marchio di prodotti o servizi identici o simili in ambito commerciale.<\/span><\/p>\n

a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019uso del carattere distintivo del marchio<\/b><\/span><\/p>\n

Secondo la giurisprudenza tedesca viene considerato marchio un segno distintivo qualora tale segno distintivo dia indicazioni sull\u2019origine dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio, stante la sua caratteristica funzione di indicare la provenienza del prodotto. La Corte di Cassazione tedesca a tale proposito ha stabilito che l\u2019utilizzo del marchio registrato \u201cPowerball\u201d come voce in una funzione di ricerca all\u2019interno del sito web della parte convenuta in giudizio che dava come risultato il prodotto della convenuta \u201cRotaDyn Fitness Ball\u201d configurava un uso del carattere distintivo del marchio \u201cPowerball\u201d. Il marchio \u201cPowerball\u201d infatti non era solo la parola chiave per la ricerca ma compariva anche nella intestazione della pagina contenente i risultati della ricerca relativa al prodotto \u201cRotaDyn Fitness Ball\u201d. Conseguentemente ci\u00f2 ha comportato una lesione del diritto al marchio quale identificazione della provenienza del prodotto.<\/span><\/p>\n

b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nel commercio<\/b><\/span><\/p>\n

L\u2019utilizzo di un segno distintivo in ambito commerciale ha luogo se ricollegato alla promozione di un proprio o altrui interesse commerciale, senza che sia necessario perseguire un fine di lucro. Sul tema \u00e8 intervenuta la decisione della Corte di Cassazione secondo cui l\u2019avere esposto in una fiera una pralina rotonda rassomigliante alla pralina \u201cRocher\u201d, tutelata da marchio, configura un comportamento commerciale a scopo pubblicitario indipendentemente dal fatto che il prodotto venga offerto all\u2019interno di un involucro oppure sfuso. La pralina contenuta nell\u2019involucro, infatti, \u00e8 diventata oggetto della pubblicit\u00e0 anche se offerta confezionata e pertanto anche in tale forma \u00e8 oggetto dell\u2019operazione commerciale.<\/span><\/p>\n

Inoltre la Corte d\u2019Appello di Francoforte ha stabilito che l\u2019inserimento della parola di ricerca \u201cCartier\u201d nel sito di aste on line eBay configura una operazione commerciale poich\u00e9 l\u2019offerente, tramite eBay, compariva frequentemente come venditore all\u2019asta svolgendo pertanto un commercio che non poteva pi\u00f9 essere considerato a livello di attivit\u00e0 privata.<\/span><\/p>\n

c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Rischio di confusione<\/b><\/span><\/p>\n

Conformemente ai dettami del diritto europeo, la giurisprudenza tedesca prevede che la questione del pericolo di generare confusione ex art. 14, comma 2, nr. 2 della legge sulla tutela del marchio deve essere accertata tenendo in debita considerazione tutte le risultanze del caso di specie.<\/span><\/p>\n

La giurisprudenza, tra i fattori presi in considerazione, individua la possibilit\u00e0 di creare confusione e quindi di provocare scambio tra merci o servizi in fattispecie in cui i segni distintivi sono molto simili oppure vi sia somiglianza tra prodotti o servizi oppure vi sia una forte caratterizzazione dei marchi gi\u00e0 presenti, cos\u00ec che un basso grado di somiglianza nel prodotto o nel servizio pu\u00f2 essere compensato da un alto grado di somiglianza del segno distintivo o una accentuata forza del contrassegno distintivo del marchio gi\u00e0 presente nel mercato e viceversa.<\/span><\/p>\n

Allorch\u00e9 vi sia una violazione del marchio, l\u2019intestatario pu\u00f2 chiedere in sede giudiziaria l\u2019inibitoria, l\u2019informativa sull\u00b4ambito della violazione ed il risarcimento del danno secondo lo schema che segue.<\/span><\/p>\n

Concorrenza sleale \/ norme di tutela integrative del diritto della concorrenza<\/b><\/span><\/p>\n

Qualora non ci si trovi di fronte ad un caso di violazione del marchio, ma il prodotto venga contraffatto o ne venga utilizzata la fama oppure vengano adottate pratiche commerciali ingannevoli di vario genere relativamente alla qualit\u00e0 e\/o alla provenienza della merce, le domande giudiziali vanno formulate prendendo in considerazione i principi di diritto integrativi della tutela della concorrenza. In questi casi la Corte di Cassazione federale stabilisce che si tratta di uno sfruttamento di prestazioni altrui e non di una violazione di contrassegno distintivo.<\/span><\/p>\n

Inganno sull\u00b4origine<\/b><\/span><\/p>\n

I presupposti per affermare che sussista un inganno sulla provenienza ex art. 4 nr. 9a della legge sulla concorrenza sleale sono che il prodotto contraffatto presenti una caratteristica della concorrenza e vi siano circostanze sleali tali da indurre in errore nella scelta.<\/span><\/p>\n

Al riguardo la Corte di Cassazione federale con sentenza \u201cRillenkoffer\u201d (Valigia con le scanalature) del 30 aprile 2008 ha stabilito che furono contraffatti i caratteristici segni distintivi delle valigie oggetto di causa. Si trattava delle famose \u201cValigie con le scanalature\u201d della ditta Rimowa (che fabbrica soprattutto le valigie in alluminio per Lufthansa) relativamente alle quali si afferm\u00f2 che l\u2019aspetto esteriore della valigia con scanalature aventi particolari caratteristiche e foggia ne costituiva elemento distintivo tale da indicare chiaramente l\u2019origine di produzione di questa particolare valigia. Va perci\u00f2 affermato che l\u2019aspetto esteriore della valigia ha una funzione informativa ed un proprio valore commerciale. Questi caratteristici segni distintivi erano stati utilizzati dalla parte citata in giudizio per costruire una scatola contenente cosmetici per la vendita. Nonostante tale contenitore avesse una funzione assolutamente diversa rispetto ad una valigia, i Giudici decisero che fosse ravvisabile un inganno sulla fabbricazione del prodotto e la causa venne rinviata per la nuova decisione di merito alla Corte d\u2019Appello di Colonia.<\/span><\/p>\n

La giurisprudenza tedesca stabilisce inoltre che deve sussistere una relazione tra il livello della caratterizzazione del bene in concorrenza, il livello di sfruttamento e la particolarit\u00e0 delle circostanze. Pertanto la Corte d\u2019Appello di Colonia nel caso \u201cRillenkoffer\u201d (Valigia con le scanalature) rigett\u00f2 la domanda\u00a0ritenendo che la caratterizzazione della scatola contenenti cosmetici e il livello di sfruttamento fossero esigui.<\/span><\/p>\n

Induzione in errore<\/b><\/span><\/p>\n

Ai sensi dell\u2019art. 4 nr. 9 b della legge sulla concorrenza sleale i prodotti o i servizi non possono essere copiati neppure in modo che la copiatura aumenti o comunque influenzi in modo inadeguato il valore dei prodotti o dei servizi.<\/span><\/p>\n

Presupposto di fatto \u00e8 che i prodotti o servizi contraffatti beneficiano di per s\u00e9 di un valore. Ci\u00f2 avviene nel caso in cui il prodotto grazie ad una speciale pubblicit\u00e0 abbia acquisito una rinomanza particolare e sia conosciuta al pubblico cui \u00e8 rivolta. La contraffazione si realizza allorch\u00e9 avviene una sorta di transfer dell\u00b4immagine dal prodotto che viene contraffatto.<\/span><\/p>\n

Nei casi di falsificazione della fabbricazione si verifica anche sempre un beneficio in termini di aumento di valore del prodotto contraffatto.<\/span><\/p>\n

Inoltre lo sfruttamento della rinomanza si pu\u00f2 verificare se il pericolo dello scambio di prodotto non riguarda l\u2019acquirente finale del prodotto contraffatto ma il pubblico che vede l\u2019acquisto dei beni contraffatti e viene indotto a rappresentazioni ingannevoli sulla autenticit\u00e0.<\/span><\/p>\n

Conclusioni<\/b><\/span><\/p>\n

Qualora sia ravvisabile una violazione del marchio, il titolare del marchio pu\u00f2 ex artt. 14, comma 5 e 6, 15 comma 4 e 5, 18 e 19 della legge sul marchio pretendere l\u2019inibitoria e la distruzione, l\u2019accertamento dell\u2019entit\u00e0 del danno subito e la conseguente condanna al risarcimento da parte del soggetto responsabile.<\/span><\/p>\n

Inoltre, talune fattispecie di violazioni del marchio vengono disciplinate in Germania come fattispecie di reato penale. Nel giugno 2013 il Parlamento, nell\u2019ambito della riforma della legge sui modelli e disegni, ha previsto un inasprimento della pena per la violazione in ambito commerciale dei segni distintivi\u00a0fissando in tre mesi la pena minima detentiva. In Germania l\u2019acquisto dei prodotti contraffatti e la successiva rivendita non \u00e8 invece penalmente sanzionabile. Ai sensi dell\u2019art. 143 della legge sul marchio, l\u2019immettere in commercio prodotti che violino le norme sul marchio \u00e8 punito penalmente con sanzione pecuniaria o con la reclusione fino a tre anni.<\/span><\/p>\n

Nell\u2019ambito della tutela della propriet\u00e0 intellettuale un ruolo determinante \u00e8 rappresentato dall\u2019adozione di provvedimenti efficaci che consentano al titolare di un diritto di privativa sia essa titolata (per marchio o disegno registrato, brevetto ecc.) o meno (ad es. marchio di fatto) di agire contro il contraffattore o bloccare atti di pirateria industriale.<\/span><\/p>\n

In Germania l\u2019azione cautelare consente di ottenere ottimi risultati in ragione del brevissimo tempo a seguito del quale i provvedimenti vengono concessi: anche il giorno stessa della richiesta se sussistono ragioni di urgenza come ad es. lo svolgersi di una fiera.<\/span><\/p>\n

Si tratta quindi di uno spazio temporale ben inferiore a quelli che conosciamo in Italia.<\/span><\/p>\n

Diversamente da quanto ammesso dalle corti italiane, per le quali si presume che il requisito dell\u00b4urgenza sia rispettato anche qualora siano trascorsi sino a 6-8 mesi dalla conoscenza della violazione, la giurisprudenza tedesca limita fortemente la concessione dei provvedimenti cautelari, imponendo al ricorrente l\u2019onere di attivarsi con estrema urgenza dal momento della conoscenza della violazione di un diritto di privativa. L\u2019urgenza (Eilbed\u00fcrftigkeit des Antrags) viene valutata secondo il caso concreto, ma esiste una prassi giurisprudenziale di ordine generale che fissa nel termine di un mese il periodo entro il quale procedere.<\/span><\/p>\n

Tale severo limite trova peraltro un forte equilibrio nella durata media dei procedimenti giudiziari tedeschi che solitamente non supera i 10\/12 mesi dalla notifica dell\u2019atto di citazione.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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