Résumé rapide – Pourquoi est-il important d’enregistrer sa marque en Chine ? Pour acquérir le droit exclusif d’utiliser la marque sur le marché chinois et empêcher tout tiers de le faire, bloquant ainsi l’accès au marché pour les produits ou services de l’entreprise étrangère. Ce billet décrit comment enregistrer une marque en Chine et pourquoi il est important de l’enregistrer même si l’entreprise étrangère n’est pas encore présente sur le marché local. Nous aborderons également la question de la marque en caractères chinois, en montrant dans quels cas il peut être utile d’enregistrer une translittération de la marque internationale.
Les entreprises étrangères sont souvent désagréablement surprises par le fait que leur marque a déjà été enregistrée en Chine par une partie locale : dans ce cas, il est très difficile de faire annuler l’enregistrement de la marque et elles peuvent se retrouver dans l’impossibilité de vendre leurs propres produits ou services en Chine.
Pourquoi vous devez enregistrer votre marque en Chine
Le système chinois d’enregistrement des marques est régi par le principe du premier déposant, qui prévoit une présomption selon laquelle le sujet qui enregistre le premier une marque sera considéré comme son propriétaire légitime (contrairement à d’autres pays comme les États-Unis et le Canada, qui suivent le principe du premier utilisateur, où la clé est représentée par la première utilisation de la marque).
Le principe du premier déposant a également été mis en œuvre par d’autres pays (l’Italie et l’Union européenne, par exemple), mais son application en Chine est parmi les plus strictes, car il ne permet pas à un utilisateur précédent de continuer à utiliser une marque une fois qu’elle a été enregistrée par un autre sujet.
Par conséquent, lorsqu’un tiers enregistre d’abord votre marque distinctive en Chine, vous n’aurez plus la possibilité de continuer à l’utiliser sur le territoire chinois, à moins que vous ne parveniez à faire annuler l’enregistrement de la marque.
En Chine, il est toutefois assez complexe de faire annuler une marque, ce qui n’est possible que dans l’une des circonstances suivantes.
La première consiste à prouver que l’enregistrement de la marque par le tiers a été obtenu par des moyens frauduleux ou illégaux. Pour ce faire, il est nécessaire de prouver que le titulaire de la marque avait connaissance de son utilisation antérieure et qu’il a agi dans l’intention d’obtenir un avantage illicite, l’enregistrement ayant donc été effectué de mauvaise foi.
La seconde implique la preuve que la marque enregistrée est identique, similaire ou une traduction d’une marque distinctive bien connue déjà utilisée par un autre sujet en Chine et que le nouvel enregistrement est susceptible d’induire le public en erreur. A titre d’exemple, un sujet chinois enregistre la traduction d’une marque internationalement connue, qui avait été enregistrée en Chine uniquement en caractères latins.
Cette deuxième voie est également délicate, car elle exige que la marque ait un statut de notoriété internationale, ce qui, selon la jurisprudence chinoise, se produit lorsqu’un grand nombre de consommateurs locaux connaissent et reconnaissent la marque.
Un troisième cas se présente lorsque la marque a été enregistrée par un tiers en Chine, mais n’a pas été utilisée pendant trois années consécutives : si tel est le cas, la loi prévoit que toute personne intéressée peut demander l’annulation de la marque, en précisant si elle veut annuler l’enregistrement entier ou seulement en ce qui concerne certaines classes / sous-classes.
Même cette troisième voie est assez complexe, surtout en ce qui concerne l’annulation de l’ensemble de l’enregistrement : pour le titulaire d’une marque chinoise, il suffit en effet de prouver le moindre usage (par exemple sur un site web ou un compte wechat) pour que l’enregistrement soit conservé.
Pour ces raisons, il est crucial de déposer la demande d’enregistrement en Chine avant qu’un tiers ne le fasse, afin d’éviter l’enregistrement de marques/logos similaires, voire identiques, qui sont souvent de mauvaise foi.
La procédure d’enregistrement d’une marque en Chine
Il existe deux manières alternatives d’enregistrer une marque en Chine :
- soit vous pouvez déposer la demande d’enregistrement directement auprès de l’Office chinois des marques (CTMO) ; soit
- choisir un enregistrement international en soumettant la demande correspondante à l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), avec une demande de désignation ultérieure pour une extension à la Chine.
À mon avis, il est conseillé de procéder à l’enregistrement d’une marque directement auprès du CTMO (Chinese Trademark Office). L’extension internationale par l’OMPI est basée sur un processus d’enregistrement standardisé, qui ne prend pas en compte toutes les complexités caractérisant le système chinois, selon lequel:
- la première étape consiste à effectuer une vérification afin de déterminer si des marques similaires et/ou identiques ont déjà été enregistrées, ainsi qu’une évaluation des conditions légales de validité de la marque.
- ensuite, le demandeur doit sélectionner la ou les classes et sous-classes sous lesquelles la marque en question doit être enregistrée.
Le processus est quelque peu complexe, car le CTMO, outre la désignation de la classe d’enregistrement parmi les 45 classes couvertes par la classification internationale (« Classification de Nice des produits et services »), exige également l’indication des sous-classes. Il existe plusieurs sous-classes chinoises pour chaque classe, et elles ne correspondent pas à la classification internationale.
Par conséquent, en soumettant votre demande par l’intermédiaire de l’OMPI, votre marque sera enregistrée dans la bonne classe, mais la désignation des sous-classes sera effectuée d’office par la CTMO, sans que le demandeur soit impliqué. Cela peut conduire à l’enregistrement de la marque dans des sous-classes qui ne correspondent pas à celles souhaitées, entraînant le risque, d’une part, d’une augmentation des coûts d’enregistrement (si les sous-classes sont gonflées) ; d’autre part, cela peut aboutir à une protection limitée sur le marché (si la marque n’est pas enregistrée dans une certaine sous-classe).
Un autre aspect pratique qui rendrait l’enregistrement direct en Chine préférable réside dans l’obtention immédiate d’un certificat en chinois ; cela vous permet d’agir rapidement et efficacement (sans avoir besoin de certificats ou de traductions supplémentaires) au cas où vous auriez besoin d’utiliser votre marque en Chine (par exemple pour des actions judiciaires ou administratives contre la contrefaçon ou si vous devez enregistrer un contrat de licence de marque).
La procédure d’enregistrement en Chine elle-même comporte plusieurs étapes et se termine généralement dans un délai d’environ 15/18 mois : la priorité est toutefois acquise à partir de la date de dépôt, ce qui assure une protection contre toute demande d’enregistrement par un tiers à une date ultérieure.
L’enregistrement dure 10 ans et est renouvelable.
Enregistrement d’une marque en caractères chinois
Est-il vraiment nécessaire d’enregistrer la marque également en caractères chinois?
Pour la plupart des entreprises, oui. Très peu de gens parlent anglais en Chine, de sorte que les termes internationaux sont souvent difficiles à prononcer et sont souvent remplacés par un mot chinois qui ressemble au mot étranger, ce qui permet aux consommateurs ou clients chinois de le lire et de le mémoriser plus facilement.
La translittération de la marque internationale en caractères chinois peut être réalisée de plusieurs manières.
Tout d’abord, il est possible d’enregistrer un terme qui présente une assonance avec l’original, comme dans le cas de Ferrari / 法拉利 (fǎlālì, translittération phonétique sans signification particulière) ou Google / 谷歌 (Gǔgē, également une translittération phonétique).
En alternative, un terme équivalent au sens du mot étranger peut être choisi, comme dans le cas de Apple / 苹果(Píngguǒ, qui signifie pomme) et en partie dans le cas de Starbucks / 星巴克 (xīngbākè : le premier caractère signifie « étoile », tandis que bākè est une translittération phonétique).
La troisième option serait d’identifier un terme qui porte à la fois une signification positive liée au produit et qui rappelle en même temps le son de la marque étrangère, comme dans le cas de Coca Cola / Kěkǒukělè (c’est-à-dire goûter et être heureux).
(En dessous de la marque Ikea / 宜家 =yíjiā, à savoir maison harmonieuse)
Quant à la marque en caractères latins, il existe un risque important que des tiers enregistrent la version chinoise de la marque avant le titulaire légitime.
Ce risque est aggravé par le fait que le tiers qui enregistre une marque similaire ou prêtant à confusion en caractères chinois le fait généralement dans le but d’exploiter de manière déloyale la notoriété et le fonds de commerce de la marque étrangère en s’adressant aux mêmes clients et canaux de vente.
Récemment, les marques Jordan (propriété du groupe de sociétés du champion de basket-ball) et New Balance, par exemple, ont lutté pendant un certain temps pour faire annuler leurs marques chinoises correspondantes, qui avaient été enregistrées de mauvaise foi par leurs concurrents.
Les règles d’enregistrement d’une marque en caractères chinois sont les mêmes que celles mentionnées ci-dessus pour une marque en caractères latins.
Comme il peut y avoir des risques liés à d’éventuels enregistrements par des tiers, il est conseillé d’étendre l’évaluation de l’enregistrement de la marque non seulement aux caractères chinois qui ont été identifiés pour la version en mandarin que vous avez décidé d’utiliser, mais aussi à un certain nombre de marques phonétiquement similaires, ce qui devrait empêcher tout tiers d’enregistrer des marques qui pourraient être confondues avec la marque de l’entreprise.
Par ailleurs, il est également conseillé d’enregistrer une marque en caractères chinois, même si la stratégie commerciale n’implique pas l’utilisation d’une marque en caractères chinois. Dans ce cas, l’enregistrement de termes correspondant à la translittération phonétique de la marque internationale sert un objectif de protection, à savoir empêcher l’enregistrement (et l’utilisation) par des tiers.
C’est ce qu’ont fait, par exemple, des marques importantes comme Armani et Prada, qui ont enregistré des marques en caractères chinois (respectivement 阿玛尼 / āmǎní et 普拉達 = pǔlādá) bien qu’elles ne les utilisent pas actuellement dans leur communication.
En ce qui concerne les différentes options de translittération, il est conseillé d’être soutenu par des consultants locaux dans l’évaluation des caractères, afin d’éviter de choisir des termes aux significations malheureuses, inadaptées ou même inauspicieuses (comme dans le cas d’un de mes clients qui a déposé une marque italienne il y a de nombreuses années en utilisant le caractère final 死, qui ressemble au mot « mort » en chinois).